SBIR-經濟部中小及新創企業署小型企業創新研發計畫

智慧局於民國110年6月9日公告（註1）：「專利審查基準」第二篇第十二章《電腦軟體相關發明審查基準》（以下簡稱軟體發明審查基準）之修正內容將自同年7月1日生效。前一次修正，距今已有七年之久，在這七年之中，人工智慧、大數據、區塊鏈等等新興科技蓬勃發展。為跟上產業變化，落實保護創新，在多次公聽會之後，乃有本次修正，其重點如下。

一、關於電腦軟體相關發明之適格性

關於軟體相關發明之適格性審查，現行基準之規定頗有不明確之處，導致實務上審查標準尺度不一，甚至門檻過高；其與專利法第21條有關發明定義之規定，應如何調和，亦有疑慮。有鑒於此，新基準特將判斷流程、步驟明確化，強化審查之一致性及可預測性。

如上述所示，是否符合電腦軟體發明適格性之要件，首先應判斷：所請內容是否明顯符合或不符合發明定義之態樣。所謂「明顯適格/不適格之態樣」，新基準有例示說明。明顯適格之態樣，有如「具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理」、「具體執行依據物體之技術性質的資訊處理」。反之，明顯不適格之態樣有如：所請內容為人為安排、人為規則、數學公式或商業方法等非利用自然法則者，或非含有技術思想者。

如果所請內容符合或不符合發明定義之態樣具有模糊空間，則應進入第二階之判斷。亦即判斷所請內容是否符合「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」之要件。若答案為肯定，則符合發明定義、有電腦軟體相關發明之適格性；反之則否。一般而言，若所請內容，係藉由電腦軟體與硬體資源之協同運作，依據資訊處理之目的，建構出特定之資訊處理裝置或方法，應能符合此一要件。

二、明確化進步性之審查

進步性之審查，可謂專利審查之核心。相關之總則性審查基準，規定於專利審基準之第二篇第三章，並已於民國107年7月修訂，頗稱完善。為求體系之完整一貫，新版之軟體發明審查基準，進一步向總則對齊。不僅在「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」及「進步性之判斷步驟」此等綱領性規範上，已與總則內容一致；判斷進步性時應考量之「否定進步性的因素」及「肯定進步性的因素」，亦與總則內容一致。

同時，為適應軟體相關發明之特性，新版軟體發明審查基準，就「否定進步性的因素」之「簡單變更」因素，予以進一步擴充。現行基準已將「技術領域之轉用」、「將人類所進行之作業方法予以系統化」及「將先前硬體技術所執行之功能軟體化」等三種態樣，規定為不具進步性之「簡單變更」。新基準另增三種態樣，亦即「在電腦虛擬空間重現申請時之通常知識」、「申請時通常知識之應用或變更」及「無助於技術效果的特徵」。

三、新興科技之審查案例

現行基準缺乏與人工智慧發明相關之案例。有鑒於此，新基準特於第5節中提供多個相關案例。舉凡人工智慧發明是否符合發明定義、是否符合「可據以實施」之要件，有無進步性，新基準中皆有案例可參。此外，新基準在第5節中，針對一般性、數學方法、商業方法、物聯網等其他軟體發明類型，亦提供案例供申請人瞭解。有興趣從事於應用或開發此等新興科技之讀者，應可從上述案例中獲得指引。

四、新申請標的

現行基準中，已將「裝置或系統請求項」、「電腦可讀取記錄媒體請求項」、「電腦程式（產品）請求項」，列為軟體發明與物有關之適格請求項。

新基準新增「資料結構（產品）請求項」。其所請內容係指：藉助資料結構使電腦得以執行資訊處理。因此，軟體發明與物有關之請求項共計4種。

又，現行基準一方面要求：電腦軟體相關發明之裝置或系統請求項中，應敘明硬體各構件之間的連結關係，並應敘明軟體之各項功能是由硬體的哪些構件完成，以便界定解決問題之技術手段。但，正如現行基準於第2.2.1.2節所指出者：關於物之請求項，如果發明特點在於軟體，實務上申請人多以軟體模組之功能進行界定，而非硬體各構件及其連結關係。有鑒於此，新基準明定：物之請求項無須每一特徵均為結構上的限制條件，得以其所能達成之功能予以界定。

五、充分揭露與明確性之撰寫要求

新基準於第2.2節明定「請求項不明確之情形」及「為說明書所支持」之審查規範；在呼應總則規範之同時，對軟體發明之特殊問題作出具體規範。其中，針對「請求項不明確之情形」，新基準例示6種態樣，包括：執行步驟或功能的主體不明確、界定發明之技術特徵不明確、表現方式所致之不明確、範疇不明確、手段（步驟）功能用語的不明確、欠缺必要技術特徵。每一種態樣底下，新基準都提供案例協助說明。

又，電腦軟體之專利申請案，常以功能界定其發明。以功能界定之請求項能否被說明書支持？此為實務上常見問題。就此，新基準特別提醒申請人：如果請求項中界定的功能，可藉由說明書中記載的特定方式實現，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者，倘若不能明瞭該功能還可以採用說明書中未提到的其他替代方式來實現，則以功能界定的請求項，恐被認定為無法為說明書所支持。依本所經驗，發生此等障礙時，申請人可嘗試以下兩種解方：(一)把請求項修正限縮至說明書所界定之特定實施方式，或者(二)提出具體理由說明：利用例行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露之內容合理預測或延伸至請求項之範圍。

申請人另應留意：新基準就一般功能界定物與手段功能用語之舉證責任分配，已有明文規定。新基準在第2.3節之審查注意事項中指出：基於審查效率，對於僅以功能界定之技術特徵，審查人員可以先將之解釋為「包含任何能達成或實現該功能之裝置或步驟」，據以進行先前技術檢索與比對。之後，再由申請人舉證說明(一)請求項技術特徵與先前技術間之實質差異，或者(二)將該請求項解釋為手段/（步驟）功能用語，並提出具體理由說明 說明書中所述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

註1：https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-891201-9f474-1.html

<資料來源：聖島國際專利商標聯合事務所>