美國最高法院：專利讓與人禁反言原則的限制
「專利讓與人禁反言」(assignor estoppels)，為美國法衡平原則的體現，禁止專利及其申請權人在轉讓其權利之後，反過來主張轉讓的權利無效。美國最高法院於2021年6月29日於Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc.案，廢棄聯邦巡迴上訴法院判決，對此原則為限縮解釋，闡明：專利讓與人禁反言原則僅在讓與人對專利的無效主張與其之前轉讓專利時做出的明示或暗示陳述相矛盾時才有適用，在符合公平正義的情況下，專利讓與人仍可爭執其轉讓予第三人的專利效力。摘錄本件背景及判決要旨如後供參。
一、本件背景
(一) Csaba Truckai於1993年間與第三人共同設立Novacept公司，研發及行銷一治療子宮異常出血的裝置(涉及利用透濕探頭破壞子宮內膜的標靶細胞)，並據以於1998年間提出專利申請，Truckai在任職期間將該專利申請案及其延續案的申請權轉讓給公司，其後該公司獲准註冊第6,872,183號專利('183專利)。Novacept公司在2004年間被併購，Truckai在取得美金八百萬元之對價後離職，此後又發生再併購事由，最終由Hologic公司於2007年間受讓取得'183專利相關權利。
(二) Truckai於2008年間新設立Minerva公司，並參與研發治療子宮異常出血的改良裝置(涉及利用不透水探頭去除子宮內膜中的細胞，下簡稱Minerva裝置)。Hologic公司於2013年間提出一延續'183專利之申請案，新增利用不透水探頭的請求項，並於2015年間獲准註冊第9,095,348號專利('348專利)。當時適逢美國食品藥物管理局(FDA)核准行銷Minerva裝置。Hologic公司隨即對Minerva公司提起專利侵權訴訟，主張Minerva裝置侵害'183以及'348專利權。
(三) Minerva公司在訴訟中另外提起多方複審程序(Inter Partes Review，IPR程序)挑戰前述兩專利的有效性，Hologic公司則在本案訴訟提出專利讓與人禁反言原則，主張'348專利是'183專利的延續案，發明人Truckai在轉讓其'183專利及其延續之權利時，即默示表示其轉讓的是權利有價值的，因此不能再於之後爭執其轉讓權利的效力。地方法院採納Hologic公司的主張，以即決判決認定Minerva公司受專利讓與人禁反言原則之拘束，不得在本件侵權訴訟中爭執據以起訴兩專利的效力，Minerva公司應負侵權損害賠償責任，但隨後IPR上訴程序中'183專利被認定無效確定，因此地方法院駁回Hologic對於該項專利追加請求損害賠償以及禁制令的主張。兩造都對地方法院判決提起上訴，聯邦巡迴上訴法院(下簡稱CAFC)之後部分維持地院判決，認為專利讓與人禁反言僅能在侵權訴訟中作為抗辯基礎，不影響另行依美國發明法案提起之多方複審程序的進行。
二、美國最高法院針對專利讓與人禁反言原則的適用，依以下理由廢棄CAFC判決，發回重新審理
(一) 「專利讓與人禁反言原則」是基於公平正義而產生的原則，要求發明人對於專利效力的表述意見始終一致。但此原則應僅適用於：發明人在轉讓專利時曾明示擔保或者默示就專利效力表示意見，其後卻又在訴訟中爭執專利效力，而與之前的保證或者陳述相矛盾時，才有適用。在專利讓與人就所轉讓之專利效力並未有明示或默示的陳述時，並未有違反公平正義的情形存在，因此也無專利讓與人禁反言原則的適用餘地。
(二) 法院並例示性提出以下三種不適用專利讓與人禁反言原則的情形：
1. 在受僱人與雇主簽署的協議中，僅含有一般性的轉讓條款，將受僱人於任職期間未來任何發明都概括轉讓予雇主的情形，由於協議簽署之時發明尚未產生，因此也不會有發明人對於專利效力表示意見的情形。
2. 由於法律變更等情事變更，使得發明人以往對於專利有效性的表示變得無意義，發明人即可因為此種變更而爭執專利的有效性。
3. 在轉讓的專利請求項產生變動的情形，當受讓人實質上擴張了讓與人原始轉讓的專利範圍，讓與人既然並未保證擴張部分新請求項的有效性，也不會發生對於同一請求項為前後不一致陳述的情形，讓與人在其後的訴訟中爭執該部分的效力，無所謂禁反言可言。讓與人禁反言原則只對於其轉讓專利之範圍內有適用餘地，超越前述範圍即不適用。
(三) 在本案，Hologic公司的延續專利請求項範圍倘若實質上大於Truckai轉讓的權利範圍，其在轉讓權利時即不可能對於尚未存在的權利部分保證其效力，也無禁反言原則的適用餘地。本件廢棄發回原審，應就相關證據是否符合以上原則從新審理。
三、本件判決已在業界引起廣泛討論。從權利受讓人的角度觀之：在企業併購、科技公司與員工簽訂的智慧財產權利歸屬協議等時機，都可能產生專利讓與人禁反言原則如何適用的問題。特別是前述第1種情形，受僱人雖於任職期間簽署智慧財產權利歸屬協議，其後離職成為雇主競爭同業，可能因為在職期間權利轉讓條款未明確特定其範圍，無法拘束離職員工，甚至發生離職員工挑戰前雇主專利有效性的情形。法院近來的判決趨勢既然是朝向推動權利轉讓協議的範圍更加具體明確化1，業界或可考慮以定期更新簽署智慧財產權利轉讓條款或者於員工離職前再確認交接主要工作項目等方式，以因應變革。另一方面，從權利讓與人的角度觀之，前述案例也明白揭示了專利讓與禁反言原則僅適用於侵權訴訟中做為抗辯事由，不影響多方複審程序之提起，在爭議發生時，倘爭執的專利權的確有無效事由，迅速提起多方複審程序確認專利的效力，也不失為定爭止紛的良方。
<資料來源：聖島國際專利商標聯合事務所 >