誰能主張商標之善意先使用？
台灣商標法第36條第1項第3款規定：「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務」者，不受他人商標權之效力所拘束，此即所謂「善意先使用」之免責抗辯事由。惟法律規定文字簡略，此抗辯之適用，是否有主體上之限制？如果主張抗辯之人不是「最初」之善意先使用人，而是其後手，此抗辯是否成立？
司法院104年度「智慧財產法律座談會」之結論曾指出：在營業讓與之情形下，亦即出讓人之資產與負債概括移轉予受讓人時，善意先使用商標之事實，在前後手間連續而未中斷；故後手承受善意先使用商標之事實，可主張本款抗辯。但在不屬於營業讓與情形下之後手（例如單純商標受讓人，甚至被授權人）有無援引此項抗辯之餘地，仍待討論。
關於「被授權人」可否主張善意先使用抗辯之議題，智慧財產及商業法院於近期一件二審判決（案號：109年度民商上字第21號；2021年5月）中，有所闡述並表達否定之見解。
在此案中，原告（即商標權人)與被告均為銷售汽車相關設備之台灣業者。被告於2019年與某中國大陸公司（下稱A公司）簽約，約定被告可在台灣使用A公司之中國大陸商標「AUTEL」銷售A公司之展品。惟「AUTEL」早於2014年2月時由原告在台灣註冊商標，故當原告發現被告在台販賣載有「AUTEL」商標之A公司產品後，乃對被告提起民事訴訟，主張被告侵害商標權，並為排除侵害等請求。
被告於一審之主要抗辯為：原告之商標屬於搶註，故違反台灣商標法第30條第1項第11款而應撤銷。按，該款規定：「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞。」惟，儘管一審與二審法院均指摘原告確有惡意搶註「AUTEL」商標之行為，但認定被告未證明A公司之商標已達「著名」之程度。
被告二審上訴程序中，提出善意先使用之新抗辯。從二審判決書所載理由可推知被告之論理為：在原告申請「AUTEL」商標前，A公司既已使用「AUTEL」商標，則其早有善意先使用之事實，而A公司嗣後授權被告使用「AUTEL」商標，則被告亦得主張善意先使用之抗辯。
惟被告之善意先使用抗辯未被二審法院接受。首先，二審法院在判決中重申實務歷來之見解：善意先使用抗辯亦受屬地主義之限制，故以先使用之事實發生於台灣為前提。此外，二審法院另指出：
商標法中例外允許先使用商標繼續使用，不受商標權效力所拘束之規定，係為避免申請註冊之商標（或標章）與先使用於市場的商標（或標章）產生衝突，以尊重市場上已有先使用商標之事實，作為採行註冊保護原則之衡平措施。
善意先使用人僅係得以其在先實際使用商標之事實作為抗辯，且該抗辯係依附於善意先使用人始於他人商標註冊申請日前善意且持續使用之事實而存在，該先使用事實與其原事業之經營不可分離，自非屬可獨立授權之標的。
商標善意先使用之事實，具有得對抗商標權人之法律利益及財產價值，屬得為後手繼受之法律上利益，並僅能透過附隨營業讓與之方式為之，而未肯認該法律上利益能夠單獨被讓與甚為明確。
由於被告只是受A公司授權而非概括受讓營業，因此仍遭二審判決認定不得對原告主張善意先使用之抗辯。
附帶說明，關於善意先使用抗辯之抗辯人主體要件，智慧財產法院近期尚有另一件判決（案號：108年度民商訴字第65號；2021年3月）值得注意。該判決涉及者，係一件經營三明治老店之家族成員間的商標爭議。法院在判決中指出：善意先使用並不以先使用人「自行創設該先使用商標」為前提，若先使用人於他人商標註冊申請日前，並非以不正當競爭為目的而使用商標，即符合善意先使用之要件。此判決見解是否將在日後案件中繼續發展，值得關注。
<資料來源：聖島國際專利商標聯合事務所>