由行政訴訟判決看專利修正是否超出原說明書所揭露範圍的判斷方法
申請專利案在專利審查過程中，申請人會應審查委員提出各項核駁理由，而對請求項進行修正，以爭取獲准專利的機會。依專利法，在專利審查過程所為的修正，是不可超出原(即申請時)發明說明書所揭露的範圍。
然而，實務上，審查過程的修正有相當比例是基於審查委員提出習知技術指稱專利申請不符新穎性或進步性要件而來。又，此等習知技術多半是專利申請人在撰寫說明書當時未曾想到的技術內容，難以事先在說明書中對前案做適當文字或圖式佈局。因此，在專利審查上，如何確保修正係符合原(即申請時)發明說明書所揭露之範圍，即十分重要。由下述的智慧財產及商業法院110年度行專訴字第1號的行政判決，可以一探智慧財產及商業法院對於專利之修正是否超出原說明書所揭示內容的判斷方式。
台灣申請第106122799號（以下稱子案），是台灣申請第105109832號（以下稱母案）的分割案。在分割案之請求項中明定了一個技術特徵，即「該波長轉換物質與該散射反射物質混合成一混合物」。在審查過程，申請人為克服審查人員援引的習知技術，在獨立請求項中將「該波長轉換物質與該散射反射物質混合成一混合物」修正為「該波長轉換物質與該散射反射物質混合成一『單層』混合物」，並強調習知技術未揭示此二者配置於同一層的技術內容。針對申請人上述修正，智慧局以申請時說明書並未有單層混合物之揭示，不准修正，並進而作成不予專利的核駁審定。申請人不服，經訴願後向智慧財產及商業法院提起訴訟。法院採用與智慧局不同的判斷方式進而獲致不同結論。以下就二方不同的觀點說明如下：
智慧局如此的判斷主因在，專利說明書中雖揭示此二者的形成一「混合物」，但修正後獨立項中所界定之「單層混合物」並未記載或揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，且「單層混合物」與「混合物」相較，「混合物」所指涉之範圍顯然較廣，由申請時說明書、申請專利範圍或圖式並無法直接無歧異得知本案所指之「混合物」係為「單層混合物」。再者，作為修正依據之實施例，即顯示在圖5A-5D第四實施例，此等圖式應合併審酌，圖5A波長轉換結構之有二個元件符號190（即混合物），同時另標註其它元件符號120R1（120）；圖5B只有190構件上則未標註任何元件符號。由此圖式內容尚難直接且無歧異得知混合物即為一單層混合物。因此，智慧局認為該獨立請求項之修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
法院則認為，判斷專利修正是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，除考量說明書已明確記載者外，亦包含該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載事項能直接且無歧異得知者，並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思，亦即，說明書及圖式揭露的內容，包含形式上已記載，以及形式上未記載而實質上已明確隱含之內容。
以上述原則適用到本案，此申請案共有四個實施例，依據說明書所載第一至第三實施例揭示內容，波長轉換物質是被放置於散射反射物質130上，並無將波長轉換物質與散射反射物質混合成一混合物之技術特徵。然而，第四實施例，則與三前個實施例完全不同，即波長轉換物質與散射反射物質混合成一混合物190，此混合物190同時具有散射反射的功能以及波長轉換的功能。又，對應至第四實施例的圖5B、5D觀之，混合物190明顯係一單層結構，與對應第一至第三實施例的圖2B、2D、3B、3D、4B、4D之多層結構不同（參下述圖式）。雖系爭申請案圖5A、5B標示之元件符號無法直接且無歧異得知混合物（190）即為一單層混合物，然將圖式配合說明書對應說明內容「波長轉換物質與散射反射物質混合成一混合物190。如此一來，此混合物190同時具有散射反射的功能以及波長轉換的功能，更避免了多層塗佈而造成的層與層之間的鍵結性不佳的疑慮」。故該混合物190係為單層結構而不會指兩層以上的多層結構。智慧財產及商業法院據此認定，上述的修正未超出申請時說明書及圖式揭露之範圍，應予准許，並發回智慧局更審。
由上述內容可知，專利上的修正是否超出，首先應判斷修正事項在說明書中是否有明確記載；若答案是否定的，則進一步判斷該事項是否屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者。又，在判斷修正事項是否能直接且無歧異得知時，雖說明書之圖式標號或有不一致的情形，仍應了解發明整體技術，包含前後不同實施例在技術內容上所例示不同點，以釐清原說明書、圖式所隱含的實質內容，並據以判斷修正事項是否超出所揭露之範圍。
<資料來源：聖島國際專利商標聯合事務所>