SBIR-經濟部中小及新創企業署小型企業創新研發計畫

一、前言

在日本的設計專利(以下按照日文稱為「意匠」)制度中，在意匠登錄申請之前公開的意匠原則上不能取得意匠登錄。然而，在很多情況下，只有通過銷售、展覽等方式試探銷售情況後才能判斷一個意匠是否符合大眾需求，若創作者通過展覽、出版物、網站等方式公開自己的意匠後便無法獲得該意匠的意匠登錄，有違社會的實際情況，這對於創作者來說似乎過於苛刻，也違反意匠法期望促進產業發展的宗旨。因此，日本意匠法規定在特定條件下，在意匠公開後提出意匠申請的情況，不會因先前的公開而喪失意匠的新穎性，也就是所謂的優惠期制度(意匠法第4條)。

依據日本意匠法的規定，意匠申請人要主張優惠期時，需在公開意匠的最早公開日起一年內提出意匠申請。提出意匠申請時須以書面表明欲主張優惠期，並於提出意匠申請起30日內提出證明公開意匠可適用優惠期制度的證明書。要特別注意的是，不會被當作喪失新穎性、創作性之前案意匠僅限於證明書中有記載的意匠，因此若於意匠申請的同時未主張，或是未將相關的先前公開的前案據實際記載在證明書中時，該先前公開的前案將對申請登錄之意匠造成影響。

以下便以日本智慧財產高等法院平成29年(2017年)(行ケ)第10234號案件的判決為例，來初探日本的意匠制度中優惠期主張對意匠權的影響。

二、平成29年(2017年)(行ケ)第10234號案件的判決

(一) 案件的概要

1. 日本特許廳的登錄審查及無效審查的過程等

(1) 原告是物品名稱為「大衣」的登錄第1537464號意匠(以下稱為「本件意匠登錄」)的意匠權人。本件登錄意匠於2015年1月30日提出申請的同時，主張適用日本意匠法第4條第2項規定的優惠期(意願2015-1810)，同年10月9日獲得設定登錄。

(2) 被告於2016年10月18日以意匠權人申請前於網頁上公開的資訊(引用意匠)，向日本特許廳提出引用意匠對本件意匠權請求專利無效(無效審判)，特許廳將案件編為審判號”無效2016-880020”來進行審理。

(3) 特許廳於2017年11月21日做出審決決定，認為本件意匠權專利無效。

(4) 原告對於審決結果不服，於2017年12月27日向日本智慧財產高等法院提出本件的審決撤消訴訟，請求撤消特許廳的審決決定。

2. 關於本件登錄意匠

本件登錄意匠是具有兜帽及毛皮的女性用「大衣」，其整體由本體部、兜帽部、及袖部所構成，沿著袖部的兩個前端部及兜帽部的開口部周緣設有毛皮。兜帽部、兜帽部的毛皮、袖口的毛皮可分別拆除來使用，也可全部拆除來使用。袖口的毛皮可可拆除並裝在衣領。本體部、兜帽部、及袖部為深藍色，兜帽部的毛皮、袖口的毛皮為深褐色。

引用意匠是原告為了販賣該商品而放在網頁上的圖片。由wayback machine的記錄可知引用意匠是在本件登錄意匠申請前已公開的意匠。3. 關於引用意匠

關於引用意匠的型態，其整體由本體部、兜帽部、及袖部所構成，袖部的兩個前端部及兜帽部的開口部周緣設有毛皮。兜帽部、兜帽部的毛皮、袖口的毛皮可分別拆除來使用，也可全部拆除來使用。袖口的毛皮可可拆除並裝在衣領。本體部、兜帽部、及袖部為米白色，兜帽部的毛皮、袖口的毛皮為淺褐色。變化的態樣包含「附有胸針、兜帽，兜帽及袖部附有毛皮的狀態」、「未附有胸針，附有兜帽，兜帽及袖部的毛皮被拆除的狀態」、「附有胸針，拆除兜帽，袖部附有毛皮的狀態」、「附有胸針，拆除兜帽，袖部的毛皮被拆除的狀態」、及「未附有胸針，拆除袖部的毛皮，頸部附有毛皮的狀態」。

本件登錄意匠於申請時有提出優惠期證明書。證明書中所載之作為適用優惠期的大衣(以下稱為公開意匠)的型態如下。整體由本體部、兜帽部、及袖部所構成，袖部的兩個前端部設有毛皮，但兜帽部的開口部周緣未設有毛皮。其色彩有以下兩種類：1. 本體部、兜帽部、及袖部為深藍色，袖口的毛皮為深褐色。2. 本體部、兜帽部、及袖部為淺藍色，袖口的毛皮為淺褐色。變化的態樣包含「附有胸針，拆除兜帽，袖部附有毛皮的狀態」、「未附有胸針，附有兜帽，袖部附有毛皮的狀態」、「未附有胸針，附有兜帽，袖部附有毛皮，並打開前方的狀態」、及「拆除袖部的毛皮，頸部附有毛皮的狀態」。4. 關於優惠期證明書中所記載的意匠

(1) 本件登錄意匠與引用意匠的對比5. 特許廳於審決中的見解

a. 關於意匠之物品，兩意匠皆為「大衣」，故兩意匠的物品為一致。

b. 形態上的共通點：整體由本體部、兜帽部、及袖部所構成，袖部的兩個前端部及兜帽部的開口部周緣設有毛皮。兜帽部、兜帽部的毛皮、袖口的毛皮可分別拆除來使用，也可全部拆除來使用。袖口的毛皮可可拆除並裝在衣領。

c. 形態上的差異點：兩意匠的顏色不同為主要差異點。

(2) 兩意匠是否近似的判斷：特許廳認為，上述共通點會使消費者產生共通的美感，對於兩意匠是否近似的判斷影響極大。唯一的差異為色彩，對兩意匠是否近似的判斷不會有太大的影響。因此本件登錄意匠與引用意匠近似。

(3) 關於優惠期的適用

特許廳認為，公開意匠在兜帽部未設有毛皮，引用意匠在袖口周圍與兜帽部的開口部周緣兩處皆設有毛皮，兩者之型態並不相同。又，引用意匠之設在兜帽部的開口部周緣的毛皮具有一定體積且相當顯眼。因此公開意匠與引用意匠不應視為同一範圍。

又，引用意匠在袖口周圍與兜帽部的開口部周緣兩處皆設有毛皮，其包含將毛皮安裝及拆卸的變化態樣。相對於此，公開意匠在兜帽部未設有毛皮，也限制其變化態樣。因此公開意匠與引用意匠在變化態樣上也不相同。

因此引用意匠不在優惠期所申請的公開意匠的範圍內。本件登錄意匠與引用意匠為近似意匠，不應取得意匠登錄。

(二) 訴訟中原告之主張

原告(意匠權人)對於審決的決定不服，上訴日本智慧財產高等法院，並主張：

1. 引用意匠與公開意匠實質上為相同意匠，本件的審決決定應撤消。

2. 本件登錄意匠之使用態樣雖有被認定，然而本件登錄意匠之「變化形態」(1. 將袖口的毛皮連接並作為圍巾纏繞在頸部之使用狀態。2. 只有袖口的毛皮之使用狀態。3. 只有兜帽之使用狀態。4. 將兜帽和毛皮全部拆除之大衣本體的使用狀態)並未被明確認定，故型態的認定有誤。(撤消事由1)

3. 公開意匠與引用意匠實質上的相同性的判斷有誤。(撤消事由2)

(1) 雖然公開意匠沒有包含兜帽部設有毛皮之變化形態，但從其他數種變化形態可知，本件登錄意匠、公開意匠與引用意匠實質上相同。公開意匠未記載兜帽部設有毛皮之狀態僅是因為販賣時為夏天，故營業上未記載。

(2) 公開意匠與引用意匠為同一系列的商品，不能因為其商品編號、價格、販賣時期不同就否定其實質上的相同性。

(3) 本件登錄意匠申請優惠期並未收到拒絕理由通知，故審查官應認同本件登錄意匠與公開意匠的實質相同性。本件審決的決定推翻了審查官的判斷，缺乏審查的準確性和安定性，有違優惠期制度的宗旨。

4. 關於優惠期的適用的判斷有誤(撤消事由3)

考量到優惠期的宗旨，在判斷優惠期的適用範圍時應從寬認定。以證明書未記載兜帽部設有毛皮來否定公開意匠與引用意匠的同一性，違反優惠期的宗旨。

(三) 法院的判斷

1. 關於撤消事由1(本件登錄意匠之型態的認定有誤)

本件審決中，關於本件登錄意匠之型態，包含了袖口及兜帽部設有毛皮、毛皮可拆卸、及袖口的毛皮可拆卸並裝在衣領均有具體的認定。因此可以說本件審決中除了原告主張之基本型態當然被認定外，關於上述4個「變化形態」也被正確地認定，所以關於本件登錄意匠之型態的認定無誤，原告主張之撤消事由1為無理由。

2. 關於撤消事由2(公開意匠與引用意匠實質上的相同性的判斷有誤)及撤消事由3(關於優惠期的適用的判斷有誤)

(1) 根據意匠法的規定，為了適用新穎性的例外，在意匠申請的同時必須將記載要適用新穎性例外的書面提出，並且在申請日起30日內提交證明適用新穎性例外的書面。

(2) 原告主張公開意匠與引用意匠實質上相同，簡言之，可解釋成原告主張向特許廳提出的證明書就是相當於引用意匠的證明書。經過檢討，公開意匠是「5wayコクーンコート」商品名稱的女性用大衣(原告商品)，其販賣價格為5萬6160日幣，而引用意匠是「【Arpege story限定】コクーンコート」商品名稱的女性用大衣(原告商品)，其販賣價格為6萬3720日幣，從原告的網頁的記載可以理解兜帽、袖口的毛皮和胸針之外兜帽也附有毛皮，該等兜帽、袖口的毛皮、胸針和兜帽的毛皮之任一者皆可拆卸。

優惠期證明書的照片及說明文中皆未記載兜帽附有毛皮，或是兜帽的毛皮可拆卸，要從優惠期證明書的記載直接理解該這樣的構成是困難的。

雖然公開意匠的商品與引用意匠的商品為同一系列商品，且在附有兜帽及袖口的毛皮及胸針、兜帽及袖口的毛皮及胸針皆可拆卸、袖口的毛皮可裝在頸部這幾點上共通，但引用意匠的商品是公開意匠的商品的限定品，且引用意匠除了袖口以外，在兜帽也附有毛皮，兜帽的毛皮同樣可以拆卸，這一點為公開意匠所沒有的特徵。

(3) 在女性用大衣的意匠中，雖然兜帽附有毛皮是很常見的構成，但實際上兜帽是否附有毛皮，可以說明顯會使消費者的印象不同。即便在考量引用意匠及公開意匠皆為所謂的動態意匠，並具有變化的態樣的基礎上，仍無法評價為在對照物品的功能和性質可充分理解到兜帽附有毛皮、兜帽的毛皮可以拆卸的範圍。所以在兜帽附有毛皮及兜帽的毛皮可拆卸這一點上仍具有實質上的差異。

因此，無法認為引用意匠跟記載在本件證明書中之公開意匠是同一個意匠，所以無法認為原告向特許廳提出的明書是跟引用意匠有關。是故，關於引用意匠，並未提出適用優惠期的證明書，無法適用優惠期的規定。

(4) 原告主張在女性用大衣中，在兜帽附有毛皮是非常普通的事情，具有附毛皮的兜帽的女性用大衣的意匠、和具有不附毛皮的兜帽的女性用大衣的意匠並無特別的創作，實質是相同的。但是，雖然公開意匠及引用意匠皆為原告的關連商品，但僅憑這一點，並不意味著消費者會立即意識到共通的變化態樣，也不意味著包含變化的態樣各意匠實質上相同。

(5) 原告主張公開意匠和引用意匠的任一者皆是原告基於以一個大衣而可穿出優雅的大衣和休閒的大衣的設計概念下所開發出來的商品，即使兩商品的商品號碼、價格及販賣時期有不同，但那是因商品的販賣手法所產生的結果，並不能成為否定公開意匠和引用意匠的形態上價值的實質同一性的判斷理由。但是本件審決是以「兜帽附有毛皮跟沒附毛皮，在大衣的兜帽部周圍的體積會不同，印象變不同」為理由，對要購入這種大衣的女性來講，有無皮毛會被認為有大的區別，因此原告的主張不可採。

(6) 原告主張「本件登錄意匠申請優惠期並未收到拒絕理由通知，故審查官應認同本件登錄意匠與公開意匠的實質相同性。本件審決推翻了審查官的判斷，缺乏審查的準確性和安定性，有違優惠期制度的宗旨。」。然而，本件登錄意匠與公開意匠有無相同性並不會構成任何問題，因此原告的主張並不合理。

3. 結論

綜上所述，原告主張的撤消事由皆無理由，本件審決並無違法，因此駁回原告的請求。

三、結語

在本案例中引用意匠及公開意匠皆為意匠權人的商品，意匠權人在申請意匠時所提出的優惠期證明書中僅記載公開意匠而未記載引用意匠，導致引用意匠被作為本件意匠無效之證據。意匠權人雖提出本件登錄意匠之變化形態未被明確認定、公開意匠與引用意匠實質上相同、判斷優惠期的適用範圍時應從寬認定等主張，但皆被法院駁回。法院認為公開意匠與引用意匠雖有許多通處，但在兜帽是否附有毛皮這一點具有實質上的差異，因此引用意匠不屬於優惠期證明書所載的意匠範圍，可作為本件意匠無效之證據，最後認定本件意匠專利無效。

產業界通常會在一個設計概念下，設計出許多近似的商品，也會隨著時間推移配合消費市場的需求，推陳出新出新的商品，如何在這樣的情況下保護設計者的智慧心血結晶便變得非常的重要。在日本意匠的優惠期制度中，並未規定公開意匠要與申請意匠完全相同才能提出優惠期的主張。考量到在兩意匠是否相似的判斷上，可能會存在有不同的見解，為保護自身的意匠權，申請人在提出意匠申請時，應詳細檢視自己已公開過的產品，即使自認該產品與欲申請之意匠不相同亦不近似，為避免先前產品的公開可能對後續的專利申請造成障礙，亦應在可適用優惠期主張的期間內儘早提出申請。

<資料來源：聖島國際專利商標聯合事務所 / 張效溥，http://www.saint-island.com.tw/Tw/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_0_1&CID=613&ID=12182>