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專利授權協議「仲裁約款」無礙於IPR專利無效審理程序之進行

美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit；簡稱CAFC)近日在MaxPower Semiconductor, Inc. v. Rohm Semiconductor USA, LLC,案維持美國專利商標局之決定，認定專利授權協議中的仲裁約款，不影響專利審理及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，簡稱PTAB）「多方複審程序」之進行(Inter Partes Review，簡稱IPR)，摘錄其裁判要旨如後供參。

  1. 本案背景

(1) MaxPower(MaxPower Semiconductor, Inc.)於2007年間與日商羅姆株式會社達成技術授權協議(下稱本協議)，授權羅姆及其關係企業(以下統稱羅姆)，以支付權利金為對價，使用其金屬氧化物半導體場效電晶體技術，雙方於2011年在授權協議中增加仲裁條款，約定「任何由本協議引起的或與之相關法律上的，或對於本協議之違反、終止或無效的爭議、爭論或主張，倘若不能透過協議雙方以友好協商的方式解決，則僅應依加州民事訴訟法的規定，在美國加州…透過仲裁為最終解決之方式」。

(2) 羅姆持續依本協議支付權利金予MaxPower，迄至2019年，羅姆認為其碳化矽電晶體產品並未落入本協議技術範圍。雙方就此無法達成共識，MaxPower於2020年9月表示會將本件爭議送交仲裁，羅姆百分之百持股之美國子公司(Rohm Semiconductor USA, LLC)隨後即對同時對本協議涉及之專利向美國專利商標局申請IPR程序，並向加州北區地區法院提起確認不侵權訴訟。MaxPower依據本協議之仲裁條款同時向地方法院及PTAB提出抗辯，主張本件僅能依仲裁程序解決爭議，加州地方法院採納MaxPower的主張，駁回羅姆的確認不侵權訴訟，將案件移送仲裁，CAFC並於近日維持地院判決1。

(3) 另一方面，PTAB卻拒絕MaxPower的抗辯，認為即使技術授權協議之仲裁條款包含專利有效性的議題，也並無法律、規則或者任何政策支持－仲裁條款有排除專利商標局依申請為專利效力審查之效果；且美國專利法第294條雖有當事人可合意選擇適用仲裁程序之規定，但該規定屬於第29章民事訴訟之範圍，而非行政行為之法律規範；再者，本件雙方爭議涉及契約條款之解釋，此部分議題並非IPR程序可審查的範圍，因此，PTAB仍立案審查四件專利無效申請案。MaxPower向CAFC 提起中間上訴，並聲請「職務執行令」(mandamus relief)，要求在仲裁委員認定IPR程序是否適當之前，停止進行四件專利無效審查程序。

  1. CAFC主要據以下理由駁回上訴：

(1) PTAB對於是否立案進行IPR程序的決定，依據美國專利法第314(d)規定，都是終局且不得上訴之事由。

(2) MaxPower主張依據附帶裁決原則(collateral order doctrine)，本件IPR程序在仲裁決定前應停止進行，但其並未說明IPR程序之進行是否可能使其產生何等無可挽回的損失。

(3) MaxPower就其應強制移付仲裁之主張欠缺任何法源依據，而其與羅姆間的私人契約本即無拘束PTAB的效力。此外，MaxPower也未說明，PTAB有其他任何明確、無可爭議之逾越法定權限行為，聲請職務執行令之主張應予駁回。

　　雖然O'MALLEY法官對本件判決提出不同意見書，援引Preston v. Ferrer, 552 U.S. 346 (2008)等美國最高法院判決，稱另案判決也曾認定私人間的仲裁約款有排除行政機關行使公法審理權之效果，但本件CAFC主流意見顯示，目前美國實務仍傾向維護專利行政機關對於其核發專利有效性與否之專屬管轄審理權，不容易因私人約定而受影響，以達到適度維護專利品質之IPR程序設置目的。另一方面，由於IPR之提起本即不以與專利權人有實質利害關係者為限，一般認為CAFC此判決意見也不至於影響既有的法律秩序架構。

1 Rohm Semiconductor USA, LLC v. MaxPower Semiconductor, Inc., U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, Case no: 21-1709.

<資料來源：聖島國際專利商標聯合事務所，http://www.saint-island.com.tw/Tw/News/News_Info.aspx?IT=News_1&CID=266&ID=12188>