SBIR-經濟部中小及新創企業署小型企業創新研發計畫

一、前言

「潛水艇專利(Submarine Patents)」一般是指長時間沉潛不為人知，又突然浮出水面主張權利的專利。其目的是等侵權者具有相當的實施規模，或者相關實施已難以分割時再提出侵權訴訟，以獲得較高的賠償金額。一般被控侵權者面對潛水艇專利的侵權訴訟時，除了提出專利無效抗辯的常見防禦手段之外，還會以「專利申請懈怠(Prosecution Laches)」(註1)抗辯為防禦手段。然而，法官對於符合專利申請懈怠原則之判斷較為保守，使得被控侵權者主張專利申請懈怠而抗辯成功的案例不多。

近期Personalized Media Communications, LLC v. Apple Inc.案(註2)為Personalized Media Communications, LLC(下稱PMC公司)在美國德克薩斯州東區地方法院提出Apple, Inc.(下稱蘋果公司)侵害其擁有之有關數位著作權管理的US 8191091專利(下稱'091專利)之訴訟。此案先前因陪審團認定蘋果公司侵犯專利須賠償3.085億美元(註3)而吸引各界的關注，但是'091專利顯屬潛水艇專利，後續蘋果公司利用專利申請懈怠成功抗辯，使'091專利遭判定為無法執行(Unenforceable)，也因而免除3.085億賠款(註4)。

本文將藉由美國德克薩斯州東區地方法院在此案所做成的判決，介紹潛水艇專利之相關操作，以及被控侵權者在訴訟過程中運用專利申請懈怠抗辯之近期實務。

二、潛水艇專利操作簡介

(一) 何謂潛水艇專利

顧名思義，潛水艇在戰爭中主要運用於水下伏擊，在突然浮上水面後，通常可對敵方造成攻其不備的優勢。因此，潛水艇專利也就是指提出專利申請後，運用一些制度上的盲點來刻意操作，使得該件專利申請長時間不被公開，或者是在非必要時不取得專利權。直到申請人認為市場環境已發展到主張專利權的最佳時機，或者是有其他足以據此獲得利益、商業優勢的良機，才使該件早已申請的專利公開，甚至是直接公告而開始擁有專利權。 

根據目前各國專利權大多是以申請日起算的規定而言，並沒有相關操作的空間。然而，由於美國是在2001年才實施申請日後18個月公開的早期公開制度，在此之前，申請的專利若是沒有獲准公告，則不會被公眾所知悉。且根據美國於關稅暨貿易總協定GATT烏拉圭回合談判(註5)配套而提出的修法，是設定1995.06.08為基準日，在此之前提申之專利，仍適用於自專利公告日起算17年的專利權期限規定，於是在美國的專利申請體制下，才有運用相關制度操作使得所述不公開、不取得權利的時間長達數十年的可能性。

正因為潛水艇專利突襲式獲得專利權的特性，被控侵權者可能已完成商業上實施的預備，甚至可能是已實施有年，難以在短時間內從已運作的事業體中抽離該件專利權的實施，於是被告通常都猝不及防，難以即時應對訴訟，甚至往往也只能認賠了事。

(二) 相關的操作方式

就台灣的專利申請制度而言，在申請遭到初審核駁後，僅能在有限的時程內提出再審查，或者是提出分割。提出再審查後若又遭到核駁，則只能往行政救濟的方向續爭，在這樣的申請制度下，較難以想像如何持續延長申請歷程。除了應用國內優先權而改良專利的方式以外，各個制度都有防堵在申請階段新增超出申請時揭露內容的措施，當然更遑論暗渡陳倉地補充新技術。

然而，美國的專利申請制度因發展較早，因此有許多本意為便於專利申請人完善申請的制度，除了有暫時申請案(Provisional Application)的制度可以運用，在審查階段還能據以提出與母案並存的延續案。其中，延續案態樣的有繼續申請案(Continuation Application, C.A.)、部分繼續申請案(Continuation-In-Part, C.I.P.)，以及分割申請案(Divisional Application)三種。由於前述的延續案都可不限次數地提出，相較於概念上必須移除部分申請專利範圍而無法調整內容的分割申請案而言，當中又以繼續申請案(下稱CA)及部分繼續申請案(下稱CIP)為較常被採用的操作方式。

以CA的申請而言，必須在原申請案(即母案)放棄，或是獲准領證前提出申請，並以母案的申請日作為其有效申請日以及優先權日。而針對申請專利範圍得以操作的空間，主要會利用CA的申請專利範圍可不同於母案的規定，據此在與母案相同之發明的前提下，適度修改申請專利範圍的記載方式。另，若就CIP案提出申請，相較於無法導入新事項(New Matter)的CA案而言，CIP案可在申請專利範圍中導入新事項，雖然新事項之審查並非以母案的申請日為基準，但可導入新事項的優勢，卻又提供有心人士更大的操作空間。

(三) 目的

利用潛水艇專利的突襲優勢，專利權人的想法也昭然若揭，無非是希望在對手僅有最低的防備，甚至是沒有防備的情況下發起訴訟，在對造防備力較弱的情況下，自然也較容易勝訴。更甚者，還能在觀察對造市場作為或者產品布局後，將與對造行為有關的技術特徵加入該件專利，此一可謂是先射箭再畫靶的安排，則容易讓對造落入預設的侵權陷阱中。若從被告的角度而言，在遇到這樣的突襲式訴訟時，正因為相對較難以防備，對於一些訴訟資源較不充裕而難以回擊的事業體而言，在損失尚可接受的情況下，往往會選擇認賠了事。於是，有部分實際為非專利實施體(Non-Practicing Entities, NPEs)的有心人士，甚至從頭到尾根本沒有實施該件專利的計劃，而是以專利訴訟為主要目的而刻意布局，為的就是一舉在訴訟中獲取龐大利益。

三、案情說明

(一) 專利申請階段

'091專利的申請人PMC公司是早在1981年11月就提出專利申請，接著直到2012年5月獲准發證的過程中，申請人總計提出了7次的CA或CIP，使得1981年提申的專利申請案，直到31年後的2012年才浮出水面。除了前述CA以及CIP的操作以外，由於美國是在2001年才實施申請日後18個月公開的早期公開制度，而PMC公司最後一次提出的CA則是在1995年6月7日，因此確實在申請案獲准公告之前，專利案的申請專利範圍始終都沒有公開過，完全符合所謂潛水艇專利的標準操作。

另外，有關'091專利的專利權期限，係依據關稅暨貿易總協定GATT烏拉圭回合談判而修法前的美國專利法，凡是在1995年6月8日前申請的專利申請案，專利權年限為自專利核准日起算17年，由'091專利核准的2012年起算，'091專利的專利權期限為2029年5月29日。

(二) 提出侵權訴訟

'091專利「SIGNAL PROCESSINGAPPARATUS AND METHODS」有關於一種信號處理設備與方法，專利權人PMC在2012年使布局已久的潛水艇專利獲准公告後，於2015年7月30日向美國德克薩斯州東區地方法院提出侵權訴訟，主張蘋果公司的QuickTime、Apple Music與iTunes等多媒體播放軟體所採用的Fair Play數位著作權管理(digital rights management , DRM)機制侵害'091專利。

值得一提的是，有關於'091專利的訴訟，PMC公司還並不僅是對蘋果公司發起訴訟，甚至同案的共同被告還有台灣的鴻海、緯創、冠捷，但台灣的諸家廠商可能考量到跨海訴訟將需要耗損的大量成本，以及其他在環境、策略種種因素的相關評估，已於2016年10月與PMC公司達成和解。

(三) 攻防過程

就訴訟程序的普遍攻防方式而言，在持續針對專利侵權訴訟進行防禦以外，蘋果公司也在2016年3月提出多方複審(IPR)作為防禦(註6)。而美國德克薩斯州東區地方法院一度在2017年2月宣布暫停審判，以等待多方複審的審理結果。在期間，美國專利商標局(USPTO)之專利審理暨訴願委員會(PTAB)雖然一度認定'091專利無效，但多方複審的訴訟一路纏訟至聯邦巡迴上訴法院(CAFC)的階段，CAFC卻在2020年3月推翻了原先PTAB所作出之專利無效的判決，反倒認定'091專利為有效專利，且蘋果公司確實侵害'091專利的申請專利範圍13至16中的至少其中一項。至此，蘋果公司在採用提出多方複審而預期使'091專利無效的防禦策略上，是以失敗收場的。

由於蘋果公司無法成功藉由多方複審使'091專利無效，美國德克薩斯州東區地方法院故據此續行審查。雖然蘋果公司繼續向美國德克薩斯州東區地方法院提出了'091專利是不適格標的(ineligible subject matter)的即決判決動議，但美國德克薩斯州東區地方法院在2021年2月又駁回了蘋果公司的即決判決動議，認定蘋果公司未能證明'091專利是不適格標的(ineligible subject matter)。接著在2021年3月，陪審團隨即認定蘋果公司因侵害'091專利13~16項中的至少一項，並且判決蘋果公司需賠償PMC公司3.085億美元。

然而，蘋果公司在持續爭訟的過程中，根據美國德克薩斯州東區地方法院2021年8月做出的判決，確定蘋果公司翻盤成功，'091專利遭裁定為無法執行。因此，PMC公司不但無法要求損害賠償，甚至在敗訴的情況下還需要補償蘋果公司部分訴訟費用。

四、逆轉的關鍵

蘋果公司成功扭轉劣勢的關鍵點，主要在於美國德克薩斯州東區地方法院的法官Gilstrap引用了2021年6月聯邦巡迴上訴法院的”Hyatt v. Hirshfeld”判決(註7)，作出'091專利係無法執行的判決。其中，'091專利之所以被認定為無法執行，主要是依據「專利申請懈怠(Prosecution Laches)」原則。而足以支持所述專利申請懈怠的證據，部分主因為PMC公司創始人之一的約翰‧哈維(John Harvey)，於訴訟事證開示(Discovery)程序階段的作證。

首先，所謂「專利申請懈怠」，為被控侵權者所提之衡平法上的抗辯(Equitable Defense) (註1),(註8)，主要是在被控侵權者面臨例如潛水艇專利之突襲時，就公平的衡平法則而言，必須給予被控侵權者公平抗衡的機會。具體而言，當一件專利在核准前的申請過程中，發生了不合理與無法解釋的延遲時，因有濫用專利體制而損害公眾利益之虞，該專利將被認定無法執行。

另外，根據約翰‧哈維的證詞，以及相關內部文件顯示，PMC公司的相關專利申請策略，原先即是刻意設定「在法律上所允許的最晚期限」內提出申請，企圖將公司的專利保護期間延長到”至少30~50年”。依據PMC公司內部文件顯示，PMC公司所採取的專利申請策略，是要確保在"專利侵權行為在某個產業中普遍存在"之前，不會讓相關專利公開甚至核准，亦即在專利所保護的發明標的技術被業界廣泛採用前，PMC公司會將其對應專利刻意隱藏，避免過早核准而見光。即，PMC公司的運作策略上，本就有意要讓專利保護期間盡可能延長，且直到專利侵權的情況已相當普遍之前，又刻意不讓相關專利公開，藉此完全阻絕相關業界得知專利內容並據以避免侵權的可能性，確保可在「侵權行為必定成立」的情況下大規模地提出有利於己的侵權訴訟，並藉由所述訴訟獲得侵權賠償利益。

根據前段所述的關鍵證詞，完全足以支持PMC公司在專利申請階段有不合理的技術性拖延，確實企圖濫用專利制度而營造獨佔利益的景況，違反專利制度基本之「保障專利權人特定期間，但公開技術而鼓勵大眾從事研發」的公益精神，完全落入「專利申請懈怠」的標準態樣。因此，在蘋果公司提出相關抗辯後，即便無法在多方複審(IPR)上獲得'091專利無效的有利判決，但在「專利申請懈怠」抗辯已然成立的情況下，就足以達成讓PMC公司無法就'091專利主張權利的目的，成功扭轉原先判賠的劣勢。

五、結論

根據美國於關稅暨貿易總協定GATT烏拉圭回合談判後，配套而提出的修法，以1995.06.08為基準日，在此之前提申之專利，仍適用於自專利公告日起算17年的專利權期限規定。因此，雖然美國提出此一修法的初衷即是為了防堵制度上的漏洞，降低「潛水艇專利」之操作的可能性，但若是在1995.06.08前提申的專利，仍有可能在近日公告獲准而開始享有專利權利。也就是說，潛水艇專利的威脅直至今日為止並未被完全排除。

好消息是，就近期出爐的判決結果而言，在成功主張「專利申請懈怠」抗辯的判例下，潛水艇專利的操作已逐漸不具訴訟上的必然優勢。若專利權人就其申請階段的操作無法提供合理的解釋，則無法確實主張該件專利的專利權。然而，潛水艇專利的操作畢竟都是有心人士的長期布局，大多都已鎖定特定目標，對於布局者而言，只要成功在多件布局中達成一件勝訴，仍可以據此獲得龐大利益。對於被控侵權者來說，訴訟上也勢必一開始就處於”必定侵權”的不利地位，即便有相關判例可循，可能遭遇的訴訟成本仍不低，且防禦上也有其難度。

因此，雖然美國已修法而防堵潛水艇專利的操作，但在相關操作隨著日期推進而逐漸式微的過程中，除非直到已不可能利用日期上的過度條款而布局的那天，否則仍難保潛水艇專利不會偶有浮上水面再次攻擊的可能性。於是，相關業界的從事者需對此有所防備，並了解涉及相關訴訟後較為有利的防禦方式，以確保自身事業體的正常運作，避免遭遇莫名的訴訟損失。

  1.

許皋毓，”美國專利侵權訴訟中之「專利申請懈怠」抗辯”，經濟部智慧財產局智慧財產權月刊95期，2006年11月出刊。

  2.

Personalized Media Communications, LLC v. Apple, Inc., Civil Action 2:15-CV-01366-JRG (E.D. Tex. Aug. 5, 2021)。

  3.

國家實驗研究院-科技政策研究與資訊中心，「蘋果侵犯一件數位版權管理專利 判賠3.085億美元」，瀏覽日期：2021年9月。

  4.

國家實驗研究院-科技政策研究與資訊中心，「蘋果破解PMC的"潛水艇專利"，免除陪審團判決3.085億美元賠償」，瀏覽日期：2021年10月。

  5.

中華經濟研究院，GATT烏拉圭回合談判，瀏覽日期：2021年11月。

  6.

18-1936.Opinion.3-13-2020_1550196。

  7.

Hyatt v. Hirshfeld, No. 18-2390 (Fed. Cir. 2021)。

  8.

林靜華，”專利申請懈怠及申請人之不正行為-以Cancer Research Technology v. Barr Laboratories案為中心”，聖島國際智慧財產權實務報導第13卷第3期，2011年3月出刊。