SBIR-經濟部中小及新創企業署小型企業創新研發計畫

一、前言

在申請專利的過程中，申請人為了取得專利權，一般會透過修正來限縮申請專利範圍或是透過申復來對申請專利範圍作出解釋、定義，以期能克服官方的審查意見而獲准專利。在取得專利權後，專利權人欲行使其權利時，若企圖重拾曾因修正或申復主張而放棄的範圍，將會受到「禁反言」的限制。然而，「禁反言」的限制是否也適用在取得專利權之前的申請過程中？也就是說，在取得專利權之前，申請人在申請過程中所提出的主張是否必須前後一致而不得事後任意推翻？

以下，本文藉由日本智財高等法院第2部於2022年1月12日針對日本設計申請案(日本意匠申請號第2019-017357號，下稱「系爭設計」(註1))所作出的「令和3年(行ケ)第10067號」判決(註2)，介紹日本智財高等法院針對此一問題所給出的見解，供讀者參考。

二、案情簡介

系爭設計是有關於「注射器匣」之設計，其於2019年8月2日提出申請。在審查過程中，日本特許廳(註3)提出引證設計，指出系爭設計為「注射器匣」而引證設計為「(針頭)注射器」，兩者名稱雖不同，但由於同樣具有醫療用注射器外筒之用途及功能，因此日本特許廳認定系爭設計與引證設計的物品相同；又因為兩者的外觀近似，日本特許廳進而認定系爭設計近似於引證設計，違反日本意匠法第3條第1項第3款規定(註4)。

對於2019年10月24日審查意見通知函，系爭設計的申請人在2020年3月2日提出申復理由書後遭到核駁審定；系爭設計的申請人不服日本特許廳之核駁審定，並於同年8月12日提出審判請求書。日本特許廳在審理後，則於2021年1月6日作出「審判請求不成立」的審判決定。系爭設計的申請人不服日本特許廳之審判決定，遂向日本智財高等法院提起撤銷訴訟。在該撤銷訴訟中，系爭設計的申請人主張日本特許廳對於系爭設計之物品的認定有誤、對於系爭設計與引證設計之物品是否相同或近似的認定有誤云云，並請求撤銷前開日本特許廳所作之審判決定；另一方面，日本特許廳則主張，其於審判決定中的認定並無違誤，且系爭設計的申請人在該撤銷訴訟中的部分主張有別於先前的主張，違反「禁反言」原則而不足採。

對此，日本智財高等法院在審理後則認為，上開日本特許廳於審判決定中的認定確實有誤，且系爭設計之申請人的主張即使有別於先前主張，也無違反「禁反言」原則之情事，因而於2022年1月12日作出「撤銷審判決定」的判決。

以下進一步說明在該撤銷訴訟中，系爭設計的申請人與日本特許廳各自的主張，以及日本智財高等法院的認定。

三、系爭設計的申請人與日本特許廳各自的主張

日本特許廳主張：

系爭設計之申請書的[設計之物品]欄中記載「注射器匣」，系爭設計之圖式中所呈現的物品樣貌是相當於一般具備注口部與凸緣部的醫療用注射器外筒，故可斷定系爭設計之物品是一種具有醫療用注射器外筒之用途及功能的「注射器匣」。系爭設計(注射器匣)與引證設計((針頭)注射器)，兩者名稱雖不同，但同樣具有醫療用注射器外筒之用途及功能，故系爭設計與引證設計的物品相同；又因為兩者的外觀近似，故系爭設計近似於引證設計，違反日本意匠法第3條第1項第3款規定。

系爭設計的申請人主張：

上開日本特許廳的判斷有誤，系爭設計之物品是「注射器匣(injector cartridge)」。在系爭設計所屬「醫療用注射器」之技藝領域中，關於「匣(cartridge)」，一般都會理解為「插入自動注射器之內部且可替換的藥液容器」。自動注射器在使用上，主要是糖尿病患者要注射胰島素時自行使用的器具，患者將預先裝有藥劑的注射器匣收容在自動注射器的殼套內，之後按下按鈕或開關，藉此以機械方式投予藥劑。

引證設計之物品則是「(針頭)注射器」。所謂「(針頭)注射器」，廣義來說是指「由外筒與柱塞所構成之注射器整體」，狹義來說則是指「針筒(barrel)」。至於「針筒」的功能、用途主要在於，當醫療從業人員正要手動將藥液注入人體時，先透過裝設在注口部的針頭暫時吸入並載持藥液，接著再以手指按壓柱塞(plunger)施壓來將藥液從針頭擠出。

據此，系爭設計與引證設計就「物品」而言，在用途、功能、使用者、使用態樣等等皆不同。

日本特許廳主張：

系爭設計的申請人在撤銷訴訟中主張「注射器」是指自動注射器，但由於自動注射器的種類繁多，安裝方法、使用態樣也是千變萬化，因此單從系爭設計之申請書、圖式並無法推知系爭設計之物品是一種收納在特定「自動注射器」內部的「容器」。又，「匣(cartridge)」也有例如「藥筒」、「藥包」之意，「匣」並不一定就會被限定解釋為「可插入裝置的替換容器」。況且，系爭設計之物品是「注射器匣」而不是「注射器用匣」，實難以解讀成用於「注射器」的「匣」。

此外，系爭設計的申請人曾於2020年3月2日提出申復理由書來回應2019年10月24日的審查意見通知函，該申復理由書中陳述：「系爭設計之物品為注射器匣，引證設計之物品為(針頭)注射器，物品有共通之處」；系爭設計的申請人在2020年8月12日提出的審判請求書中也陳述：「系爭設計之物品是有關於一種用於注射器且可充填藥液的注射器匣，系爭設計與引證設計就設計之物品有共通之處」。換言之，從申請階段到日本特許廳作出審判決定為止，系爭設計的申請人對於系爭設計之物品都是主張「用於注射器、可填滿藥液」，系爭設計之申請人的這些主張都指向物品是相同或近似。

然而，系爭設計的申請人到了撤銷訴訟卻改口主張「注射器」是指自動注射器，如此主張實有別於其先前的主張，因而違反「禁反言」原則，該主張並不足採。

系爭設計的申請人主張：

「禁反言」原則是適用在行使權利或主張法律地位時，與先前行為有所矛盾、抑或有違基於先前行為的信賴而違背誠信原則的情況；然而，本案並不符合上述情況。事實上，不論當事人如何主張，日本特許廳的立場本來就應該依職權審查並判斷物品是否相同，因此，即便日本特許廳信賴系爭設計之申請人先前的主張，其信賴也不值得受到保護。

再者，系爭設計的申請人僅於申復理由書、審判請求書中闡述系爭設計與引證設計的物品有共通之處，但是對於系爭設計之物品仍維持一貫主張是「注射器匣」。據此，系爭設計的申請人在申復理由書及審判請求書中的主張並不指向物品是相同或近似。

四、日本智財高等法院的認定

經查，雖然在申復理由書、審判請求書中，系爭設計的申請人確實曾主張系爭設計與引證設計是「用於注射器」、「物品有共通之處」，但對於設計申請案有無核駁理由，日本特許廳仍須依職權判斷，申請人在審查階段或不服審判階段中陳述的內容對於申請人並無拘束力。此外，本件撤銷訴訟案之爭點並不在於行使權利時是否恰當，而是在於設計專利權的核准是否適當，在系爭設計申請案的申請過程中，日本特許廳作為行政機關，即使系爭設計的申請人針對系爭設計之物品在審查、不服審判階段中的主張與撤銷訴訟中的主張不同，也不會不當侵害到日本特許廳之利益，自無「禁反言」原則的適用。

另外，本件撤銷訴訟之訴訟標的在於日本特許廳作出的審判決定是否違法，撤銷訴訟之審理範圍受限於審判過程中具體爭論的事由(註5)。基於此點，在撤銷訴訟中並不允許雙方當事人主張審判過程中未曾被具體爭論的事由，但是與核駁理由相關的主張或證據則不受此限。就系爭設計申請案而言，系爭設計的申請人主張系爭設計之物品是「插入自動注射器之內部且可替換的藥液容器」而引證設計之物品是「(針頭)注射器」，兩者並不相同；前開主張實與審判過程中所爭論的事由「系爭設計之物品是否與引證設計近似」有關，涵蓋於本件撤銷訴訟之審理範圍內。由此點來看，亦無理由限制系爭設計之申請人的主張。

以下，以系爭設計之申請人的主張(系爭設計與引證設計之物品不同)為前提，進一步探究系爭設計之物品。

按，日本意匠法第24條第1項規定「登錄意匠的範圍，必須依申請書的記載及申請書附帶的圖式記載、或申請書附帶的照片、模型或樣品揭露的意匠為準。」

經查，系爭設計之申請書、圖式中就物品的相關說明，僅有「注射器匣」之用語及圖式所呈現的樣貌。在此檢討「注射器匣(injector cartridge)」之用語，其是由「注射器(injector)」與「匣(cartridge)」這兩個詞彙所構成。

再查，「injector」意指「注射者、注入器、注射器」，由於系爭設計的申請人及日本特許廳皆已認同此一解釋，故可推定「injector」意指注射器。「cartridge」則意指「彈藥筒、藥筒、(火)藥包、子彈」、「液體、氣體等的小型容器，其被設計成可在機械、器具的部分結構中作更換」、「可替換之容器」等等，但卻無法推定「cartridge」在文義上有「外筒」之意。

接著，探究「注射器匣」之詞組。雖然日本特許廳主張系爭設計的申請書之[設計之物品]所記載的是「注射器匣」而非「注射器用匣」，但關於「匣」的意義，經查已有例如「碳粉匣(toner cartridge)」、「墨水匣(ink cartridge)」這種將匣與其內容物並列的記載方式；再者，關於用於淨水器的彈匣式濾芯，也有「淨水器用彈匣式濾芯」的設計專利與「淨水器彈匣式濾芯」的設計專利；若能認同「淨水器彈匣式濾芯」意指用於淨水器的彈匣式濾芯，當然也能理解「注射器匣」意指用於注射器的匣。

就系爭設計之物品而言，考量系爭設計的申請人並未將其物品僅限定在「注射器」反而是記載為「注射器匣」，應可斷言「注射器匣」意指「用於注射器的匣」，而且是指「一種小型容器，其用於注射器且可替換並填裝了液體、氣體」。

如此一來，在審判決定中，日本特許廳作出「系爭設計(注射器匣)與引證設計((針頭)注射器)之物品相同」的認定確實有誤。換言之，系爭設計與引證設計之物品並不相同。

基於上述理由，日本智財高等法院認為日本特許廳在審判決定中不僅錯誤認定系爭設計之物品，還錯誤認定系爭設計與引證設計的物品相同，故撤銷理由成立。據此，日本智財高等法院作出「撤銷審判決定」之判決。

五、結論與啟示

在取得專利權之前，申請人為了取得專利而在申請過程當中提出的主張是否也適用「禁反言」原則，也就是說，在尚未取得專利權之前，申請人在申請過程中所提出的各種主張是否必須前後一致而不得事後任意推翻？關於此一問題，由本判例可瞭解到，日本智財高等法院給出下述見解：關於一申請案能否核准專利，日本特許廳(即審查機關)應依職權審查並就事實加以判斷；亦即，在申請過程中，日本特許廳可審酌申請人的主張，但能否准予專利，日本特許廳仍必須就事實進行判斷。換言之，申請人即使事後推翻其前一次的主張，此舉也不會不當侵害到日本特許廳之利益，因此在申請過程中的相反主張並無「禁反言」原則的適用。

由此可知，在尚未取得專利權之前，申請人在申請過程當中是可以事後推翻其先前的主張。不過應注意的是，申請人在申請過程中的任何主張，在取得專利權後都將成為解釋專利權範圍的內部證據，並當專利權人欲行使專利權時，其權利範圍有可能會因為「申請歷史禁反言(Prosecution History Estoppel)」原則而限制了原本得以解釋的空間。因此，申請人在申請過程中所提出的各種主張仍宜審慎斟酌，以避免將來這些主張成為束縛自己主張專利權範圍的桎梏。

※ 註釋 ※

<資料來源：聖島國際專利商標聯合事務所 / 梁弘逸，https://www.saint-island.com.tw/Tw/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_0_1&CID=669&ID=22342>