SBIR-經濟部中小及新創企業署小型企業創新研發計畫

一、前言

美國專利法第101條就專利適格性，條文規定「任何人發明或發現新且有用之程序、機器、製程或組合物，或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利。」至於那些 內涵不屬於適格專利標的，美國最高法院於2012年作成Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services案(以下稱Mayo案)及2014年作成Alice Corp. v. CLS Bank International案(以下稱Alice案)，強調自然法則、自然現象或抽象概念等皆屬於專利不適格之標的，並以「二步驟分析法」為是否符合美國專利法第101條規定的主要方法論。美國聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)依此判定方法累積需多案例，甚至有涉及機械元件之案例(註1)。本文所介紹此則CAFC於2021年6月11日所作成判決(註2)，則是涉及數位相機之硬體裝置，並遭判定為違反美國專利法§101而不具備專利適格性。

二、案件背景

本案原告為Yanbin Yu及Zhongxuan Zhang(以下合稱Yu)，其係美國發明專利第6,611,289號(以下稱289專利)之發明人暨專利權人。289專利申請於1999年1月15日，並於2003年8月26日核准公告。Yu於2018年10月9日向加州北區地方法院(下稱地方法院)對Apple Inc.(下稱蘋果公司)提起289專利侵權訴訟(註3)，主張蘋果公司的 iPhone 7 Plus、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS和iPhone XS Max皆侵犯289專利。蘋果公司的iPhone手機於iPhone 7 Plus採用後置雙攝影鏡頭，後續所推出至iPhone XS Max都採用後置雙攝影鏡頭設計。

地方法院於2020年3月24日作出判決(註4)，認為289專利涉訟請求項不具專利適格性，違反美國專利法第101條規定而專利無效。Yu不服向CAFC提起上訴，但CAFC維持地方法院見解，仍認定289專利涉訟請求項不具專利適格性(註5)。

289專利共有31個請求項，獨立項為請求項1、6及26。Yu在起訴時宣稱蘋果公司該等型號iPhone手機侵害289專利請求項1、2及4，其中請求項2及4皆依附於請求項1。289專利請求項1之內容如下：

一種改良數位相機，包括：

一第一及一第二影像感測器，相對於一共通平面為緊密定位，該第二影像感測器對可見光譜的全部區域感光；

二鏡片，各自安裝在該兩個影像感測器之一者的前端；

該第一影像感測器產生一第一影像，且該第二影像感測器產生一第二影像；

一類比至數位轉換電路，耦合至該第一及該第二影像感測器，並數位化該第一及該第二強度影像，以相應地產生一第一數位影像及一第二數位影像；

一影像記憶體，耦合至該類比至數位轉換電路，並用於儲存該第一數位影像及該第二數位影像；以及

一數位影像處理器，耦合至該影像記憶體並接收該第一數位影像及該第二數位影像，並從以該第二數位影像提升的該第一數位影像產生出一合成影像。

三、地方法院之見解

在案件過程中，雙方皆不爭執請求項1可為Yu指控侵權請求項的代表。地方法院認為289專利請求項1雖界定鏡片設置在影像感測器前、由影像感測器產生影像、由類比至數位轉換電路數位化影像、由影像記憶體儲存影像、由數位影像處理器產生被提升的數位影像等要件，但是該請求項所述這些影像感測器、鏡片、影像記憶體、類比至數位轉換電路都只是應用其正常且習知的功能。因此，289專利請求項1實則只是說明數位相機具備基本元件及執行基本功能，而整個請求項內容僅是在描述數位相機要擷取兩個影像，然後使用這些影像來互相提升而已。另外，地方法院表示利用多張圖片影像來疊加提升的照相技術已經發展百年了，故289專利請求項1導向屬於不可專利的抽象概念。

Yu曾抗辯289專利請求項1是界定數位相機的硬體架構，且是對技術問題的改善，但地方法院認為Yu並未提出證據支持這樣的論點，且289專利請求項1所界定元件僅只是數位相機所需常見功能之組件。此外，地方法院還表示289專利說明書提及要使數位相機能產出高解析影像的解決方案，但289專利請求項1並未界定有何特別元件來達此目的，該請求項所界定元件僅只是達成數位相機基礎功能之元件而已，並未對數位相機有何改善。

另外，Yu還抗辯289專利請求項1所界定「至少一影像感測器可對可見光譜的全部區域感光」、「使影像感測器相對於一共通平面為緊密定位」等要件，可將該請求項轉化為一具有專利適格性的應用。但地方法院認為Yu所謂對可見光譜全部區域進行感光的感測器仍是習知感測器的功能，且289專利說明書是在強調要採用多個影像來互補提升相對動態距離，而達到數位相機產出高解析影像的目的，故此目的與感測器是否對可見光譜全部區域進行感光無涉，且該等感測器屬於常見技術手段，並未使數位相機具有其他額外功能。因此，地方法院認為289專利之發明概念是要擷取影像而互相提升，但此發明概念卻是抽象概念，而289專利請求項1之對可見光譜全部區域感光的感測器要件，並無助於轉化289專利為適格專利標的。

四、CAFC之見解

CAFC依循Mayo/Alice案所建立「二步驟分析法」，即先判斷涉訟請求項是否指向自然法則、自然現象或抽象概念；若為肯定，則進一步分析該涉訟請求項是否具備額外技術特徵能將請求項之本質轉化為專利適格性的應用。CAFC首先肯認289專利請求項1是要從以該第二數位影像提升的該第一數位影像產生出一合成影像，而此概念就是採用數個圖片影像來互相疊加提升。然而，CAFC認為289專利請求項1該等目的是藉由傳統數位數位相機之元件，即該請求項所界定兩個影像感測器、兩個鏡片、一個類比至數位轉換電路、一個影像記憶體及一個數位影像處理器來達成，而該等元件也僅是執行基本功能而已。

Yu曾抗辯289專利是要藉由提供特定方案來改良數位相機功能，例如因低像素所生低解析度及因像素深度不足而不能顯示鮮豔色彩，並強調289專利是界定特定硬體架構如多個影像感測器及鏡片。但CAFC表示縱使289專利說明書描述架構的技術細節，但其內涵仍是要將圖片影像互相疊加，而此仍是屬於抽象概念，故289專利所述解決方案僅是抽象概念而已。此外，CAFC還強調289專利說明書所描述的實施例是具備四個鏡片、四個影像感測器，該等感測器中有三個是特定顏色感測器、另一個則為黑白感測器可感光可見光譜的全部區域，以此等感測器所生影像再互相疊加；然而，289專利請求項1僅界定兩個鏡片、兩個感測器，此屬於習知技術而非特別架構，故Yu的主張與請求項1內容並不相符，因此289專利請求項1所可能有的效果增益僅是抽象概念，而非如說明書之特定架構。

至於第二步驟的判斷，CAFC認為289專利請求項1為高度概括記載，並僅涉及已知、傳統且常用之元件，此不足以使上述將圖片影像互相疊加之抽象概念轉換為專利適格性應用。Yu曾主張289專利請求項1所述數位相機的硬體架構對於影像提升是重要的，故該等硬體架構並不是習知，尤其申請過程曾通過新穎性檢驗。但CAFC認為289專利請求項1是一抽象概念，該請求項所界定硬體配置並未增加任何足夠內涵而能提升或轉換此抽象概念，該請求項只是此抽象概念的傳遞管道。CAFC並說明習知電腦設備可對功效增進有所助益，但僅只是該等習知電腦設備仍屬於抽象概念，而Yu所無法克服的是該請求項相對於說明書缺少創新性概念。因此，CAFC經上述判斷，認定289專利請求項1仍不具有專利適格性。

Yu對於CAFC此判決仍為不服，並於2021年11月29日上訴至美國最高法院。惟美國最高法院於2022年2月22日為不受理(deny)本案。

五、Newman法官不同意見書

Newman法官不認同CAFC的多數意見，並提出不同意見書。Newman法官表示CAFC多數意見的基礎在於289專利請求項1是指向採用兩個圖片影像且以其中一影像來提升另一影像的抽象概念，其理由是該請求項所界定數位相機的元件為已知且僅執行基本功能。但Newman法官提到美國專利法第101條的目的是要定義專利標的，以區別於著作權之標的。Newman法官強調289專利請求項1是描述數位相機具備所選定的結構及機制而執行特定功能，並非提升相機影像的廣泛概念，該請求項可能會不符合其他可專利性要件，但並非轉化機械/電子裝置為一抽象概念。

Newman法官援引美國最高法院之Diehr案(註6)所述「有論者認為根據第101條，新穎性是一個適當的考慮因素，而此論源自第101條之『新且有用之程序、機器等』用語。然而第101條是對『在符合此標題之條件和要求下』可為專利保護之適格標的的一般性規定，而可專利性之規定即隨之而來，即第102條詳細規定關於新穎性之條件。因此，特定發明是否具備新穎性的問題，完全不同於該發明是否落入法定專利標的之範疇」。Newman法官指出CAFC此案多數見解是早已被丟棄的，使用習知元件的裝置不因此會成為一抽象概念，也不應因此而成為非適格專利標的；要確認一發明是否應准予專利，不僅要考量美國專利法第101條之專利適格性外，還要考量其他新穎性、進步性等規定，不能因為一裝置發明只是體現了與先前技術的微小和可預測差異就逕論該發明為非專利適格。

Newman法官並評論二步驟分析法不是要擴大美國專利法第101條的適用範圍，然而多數意見認為新設備的元件是否習知會影響第101條的適用，卻不去適用新穎性或進步性的判斷標準，如此會使得美國專利法第101條的適用產生不一致和不可預見性。

六、結論

美國專利法第101條規範自然法則、自然現象或抽象概念等皆不屬於適格專利標的，必須是要利用這些概念之物或方法才為適格專利。此規範不僅適用於電腦或生醫案件，亦適用於機械裝置、裝置硬體案件，並非僅描述元件架構即可通過專利適格性的檢驗。

由此件CAFC判決來看，機構、硬體裝置申請案要從其功能、目的性來檢視是否導向自然法則或抽象概念，若專利內容所界定元件僅是要體現自然法則或抽象概念，例如289專利請求項1所描述數位相機之各元件僅體現要擷取影像並互相提升之抽象概念，即不會通過二步驟分析法之第一步檢測。CAFC亦闡釋專利內容要有特定技術特徵能將請求項所體現抽象概念等本質予以轉化，才可為適格專利標的。CAFC就指出289專利請求項1之數位相機的各元件僅是已知、常見且執行基本功能，而該等元件對於擷取影像並互相提升只是基本體現而已；相較之下，289專利說明書實施例所描述四個鏡片、四個影像感測器之架構(此為其他獨立項之專利範圍)就能對提升影像有所助益，該等架構可能可將抽象概念轉換為適格專利標的。

  1.

孫德沛，由American Axle & Manufacturing v. Neapco案之CAFC判決看近期美國機構專利案之相關專利適格性的發展，聖島國際智慧財產權實務報導，22卷，06期，2020年6月。

  2.

Yanbin Yu, Zhongxuan Zhang, v. Apple Inc., No.2020-1760 (Fed. Cir. June 11, 2021)。

  3.

Yanbin Yu, Zhongxuan Zhang, v. Apple Inc., No.3:18-cv-06181 (California Northern District Court, March 24, 2020)。

  4.

Yu於2018年10月在加州北區地方法院同時就289專利針對Samsung公司之手機產品提起專利侵權訴訟(Yanbin Yu, Zhongxuan Zhang, v. Samsung Electronics Co., Ltd., 3:18-cv-06339 )。 (California Northern District Court, March 24, 2020))，Yu訴Samsung公司案與Yu訴蘋果公司案均由地方法院Donato法官審理，並於2020年3月24日同樣作出認定不具專利適格性之判決。

  5.

Yu同樣對Samsung公司提出上訴至CAFC，CAFC同樣於2021年6月11日判決認定不具專利適格性。

  6.

Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981)。