JDSUPRA發布「在威士忌商務中使用失效的商標」報導
2022年6月，美國聯邦巡迴上訴法院駁回了英國酒類公司Tiger Lily提出在其威士忌酒瓶上使用「LEHMAN BROTHERS商標」的申請，儘管該商標已經過期。該案希望提醒使用過期商標的公司：商標已過期並不意味著它已失效。
「LEHMAN BROTHERS商標」原為雷曼兄弟控股公司（Lehman Brothers）擁有，在2008年金融危機後申請破產保護之前，雷曼兄弟是一家一流的投資銀行機構，擁有超過25,000名員工和15億美元的資產。在結束業務時，收購了雷曼兄弟資產的巴克萊銀行仍有繼續使用該商標。
「LEHMAN BROTHERS商標」過期後不久，Tiger Lily巧取地開始銷售三款雷曼兄弟品牌的威士忌。當Tiger Lily申請註冊用於酒瓶和酒吧服務的商標時，美國專利商標局(USPTO)核准了巴克萊銀行對該申請的。Tiger Lily隨後提出上訴，辯稱巴克萊銀行早已放棄了該商標，且將該商標用於酒瓶和酒吧服務，並不會導致消費者與這家前銀行業巨頭混淆。而聯邦巡迴法院同意了USPTO的決定，駁回了Tiger Lily的上訴。
聯邦巡迴法院認為，儘管巴克萊銀行讓該商標過期，並且該商標是一家不復存在的破產公司其來源標誌，但該商標並未被放棄。
巴克萊銀行透過當時繼續使用該商標(例如，在電子郵件簽名、網址、通信、監管文件等中)，成功地證實並未放棄使用該商標。這種使用雖然有限，並且與雷曼兄弟曾經提供的金融服務沒有直接關係，但法院認為已經足夠。此外，Tiger Lily也無法證明巴克萊銀行有不恢復使用的意圖。
法院認定該商標並未被放棄使用，隨後認定Tiger Lily將該商標用於酒瓶和酒吧服務，可能會導致消費者將商品或服務誤認為是雷曼兄弟出售的商品或服務。
尤其是當Tiger Lily承認故意試圖在其威士忌和雷曼兄弟之間建立關聯之後，法院認為雷曼兄弟「LEHMAN BROTHERS商標」的名聲可能會在消費者中產生混淆誤認。法院在判決中表示，雖然商品或服務明顯的不同，但用來支持對混淆的認定，其兩者的商品或服務是可以不必相同，或是甚至本質上具有競爭的關係。
最後，法院發現，在Tiger Lily提出申請時，雷曼兄弟已有推出與酒類相關的產品，包括醒酒器、葡萄酒禮品套裝、葡萄酒書籍、葡萄酒載體和杯墊等，這些產品仍在被公眾收集、出售和交易。這更進一步增加了消費者會將Tiger Lily的產品與雷曼兄弟的產品混淆的可能性。
那些希望使用過期商標或是獲得破產公司商標的人，都應該在本案之後留意商標的使用。特別是將過期的著名商標用於自己的產品或服務上，應警惕商標的可用性。
對於收購破產公司商標的公司，明智的做法是進行盡職調查，徹底監管未經授權使用這些商標的行為。儘早阻止不知情的侵權者，將破產公司的倒閉誤認為是放棄了所獲得的商標。
資料來源：
https://www.jdsupra.com/legalnews/using-abandoned-trademarks-is-whiskey-9927683/