美國專利商標局發布「AI輔助發明之發明人指南」
一、美國總統於2023年10月30日簽署美國首件針對AI的行政命令（Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence），指示政府各行政部門對AI的發展應兼顧安全性及可靠性，其中要求美國專利商標局在行政命令發布後120日內對涉及AI之專利申請和利用之審查提供指導意見。美國專利商標局於2024年2月12日發布自翌日開始生效施行的「AI輔助發明之發明人指南(Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions)」，要旨如後。
二、「AI輔助發明之發明人指南」要點
(一) 利用AI輔助之發明並非絕對不允許申請專利，重點在於人類對於該發明的貢獻程度。本指南旨在提供審查員及利害關係人指導原則，以判斷當AI系統協助創新時，如何確定人類對創新的貢獻達到足以獲得專利、列為發明人的程度及資格。
(二) 美國專利或其申請案之發明人或共同發明人皆須為「自然人」
1. 專利制度是為了激勵和保護「人類」的創造力，透過對於發明提供重要貢獻的「發明人」給予專利保護，以促成人類創造力的商品化、並鼓勵分享想法和問題解決方案，以便利他人在既有的基礎上持續進行發明創造。由AI輔助的發明，同樣必須遵循前述制度設置目的，在給予專利保護和促進人類創造力之間取得平衡。
2. 美國專利商標局於2020年間根據前述專利制度目的，在「Thaler博士申請將DABUS列為專利發明人」爭議案認定美國專利或其申請案所列發明人或共同發明人以自然人為限，AI並非自然人，不得被列為專利發明人或共同發明人。美國聯邦法院亦在近期重申此立場1。但法院也在前述DABUS案表示「人類在AI輔助下做出的發明是否有資格獲得專利保護」不是該案法院被要求解決的問題，本指南因此特別就此議題加以說明。
(三) AI輔助之發明如何確認其「發明人」
1. 重要貢獻原則
(1) 美國專利法第116條(a)規定：「當一發明為兩人或兩人以上共同完成，除本法另有規定外，應共同提出專利申請，並個別進行宣誓。即使存在以下情況，發明人亦可共同提出申請：(1)未在同一地點或同一時間一起工作，(2)每個人貢獻的方式與程度不同，(3)並非每個人都對專利的所有請求項有所貢獻。」因此，只要對於專利某一請求項有所貢獻，即應被列為發明人，否則可構成核駁或者嗣後衍生更正等議題。
(2) 美國判例並多次闡釋，可被列為發明人者，必須對於發明的構思具有「重要貢獻」者始足當之。聯邦巡迴上訴法院前於1998年在Pannu案2提出「重要貢獻」標準，以確定發明人身分的相關性，判斷要點包括：
a. 發明人以某種重要的方式對構思或其實踐做出貢獻；
b. 根據發明整體衡量，其貢獻在質量上並非微不足道；
c. 該構思不僅僅是眾所周知的概念或者對現有技藝的解釋。
(3) 綜合以上審查標準，在利用AI輔助發明的申請案，應留意確 保每一請求項都至少有一名指定的人類發明人滿足前述「重要貢獻」原則，以符合專利法規範之「發明人」標準。
2. 指導原則
在AI輔助人類進行的發明案，人類的貢獻是否具有重要性可能很難確定且尚未有明確的審查基準。本指南初步提供以下非閉鎖性參考原則：
(1) 自然人利用AI輔助發明時，並不當然否定該自然人可作為發明人；倘若自然人對AI輔助發明有重大貢獻，則該自然人可被列為發明人或共同發明人。
(2) 根據以往判例，僅僅認知到發明所要追求的整體目標或研究計畫，尚不足以被認定為構思者3；因此，僅僅向AI系統「提出問題」的自然人可能無法從AI系統的輸出結果被認定為適當發明人或共同發明人。但是，向AI「提示(prompt)」特定問題因而引導出特定的解決方案時仍可能被認定為具有重要貢獻。
(3) 以往判例揭示，僅僅將他人的發明付諸實施並不屬於構思4；因此單純的AI系統輸出結果不會被視為構思，特別是當輸出的性質和效用對於一般技藝之人為顯而易見的情形。然而，利用AI系統的輸出結果、並對之做出重要貢獻者仍可能被認定為適當的發明人。或者，在某些情況下，利用AI系統的輸出結果成功進行實驗之人，也可能透過說明其重要貢獻部分而被認定具有發明人之資格，即使此人在發明付諸實踐以前並未有完整或全面的構想5。
(4) 判例也曾闡明，發展出所請發明據以為基礎要件的先前研究者可被認定為對要求保護發明的構思做出重要貢獻之人，即使此人並未參與導致該發明的每項活動6。因此，在某些情況下，針對特定問題設計、建構或訓練AI系統以獲得特定解決方案而對該領域具有重要貢獻的自然人可能被認定為發明人。
(5) 僅僅擁有或監督用於發明創造的AI系統，而未對發明的構思本身做出重要貢獻，並不能成為發明人。
(四) 專利申請人有義務揭露對可專利性至關重要的所有資訊
1. 根據專利申請的相關規範，申請人本即對專利申請相關文件負有對專利商標局誠實揭露所有重要的、已知資訊之義務。
2. 以往申請人很少為了履行揭露義務而須提交有關發明人身分的資訊。美國專利商標局認為本指南不會對既有的申請人揭露義務產生重大影響。然而，負有此義務的個人應特別注意，確保將所有重要資訊提交給美國專利商標局，以避免任何潛在的負面後果。
(五) 本指南適用於2024年2月13日之前、當日或之後提交的所有申請以及由該申請案衍生的所有專利。設計專利和植物專利亦有適用。
三、本指南的意義
(一) 本指南立基於DABUS案的基礎，確認AI不可被列為發明人或者共同發明人，但不排除AI輔助發明之專利申請案將自然人列為發明人或共同發明人而取得專利的可能性。
(二) 本指南並未改變既有的專利申請揭露義務：
1. 相較於美國著作權局在其2023年發布之「包含AI生成資料的著作註冊指南」中，要求應通知著作權局「作品中涉及AI生成資料的部分，並將該部分聲明不專用」；美國專利商標局現階段對於AI輔助完成的發明並未採取與著作權登記作品相同的管制揭露措施。
2. 美國專利商標局在本指南發布之新聞稿中也再次強調，「隨著AI變得無所不在，確定AI在發明過程中發揮作用的方式將變得越來越困難。目前美國專利商標局除極少數的情況下，並未實施任何揭露AI使用情況的強制要求」、「美國專利商標局將繼續假定申請案中所指定的發明人是實際發明人。申請人將繼續履行其對美國專利商標局的揭露義務及合理查詢責任。只有在極少數情況下，在審查員根據內部文件記錄或外部證據確定一名或多名所指定的發明人可能不具備發明所要求保護的資格時，才會在審查期間提出發明人身份之質疑。從審查員的角度來看，AI或其他先進電腦系統是否執行了達到發明水平的操作並不重要…重要的是至少需有一個自然人的行為被證明已達到發明人的水平，並且在申請案中被列為發明人。」
(三) 本指南與美國專利商標局發布的新聞稿顯示：目前美國政府仍然在「鼓勵利用AI創新」以及「避免AI運作阻礙人類未來發明創造」之間尋求平衡點。以往在自然人之間對涉案技術是否具有重要貢獻而足資列為「共同發明人」的爭議案，預期將在往後演變為確認人類和AI哪一方才是提供爭議技術的重要貢獻者。追蹤並且確認人類對於發明的「實質貢獻程度」將變得越來越重要，並有待更明確的衡量基準。
(四) 美國總統的行政命令要求美國專利商標局在發布本指南之後的150天內持續就AI和智慧財產重疊領域的議題（例如:專利適格性）提出進一步意見，美國專利商標局將在今年3月舉辦研討會，討論本指南未解決的AI相關議題（例如：比較著作權和專利領域對於作者和發明人就作品或發明貢獻程度所要求的審查標準），並持續向公眾徵求對本指南的意見，未來本指南仍可能因應新興技術的發展進行必要的更新，我們將持續追蹤後續發展。
◎參考資料
美國專利商標局2020年「公眾對AI以及智慧財產政策的觀點」報告
<資料來源：聖島國際專利商標聯合事務所，https://www.saint-island.com.tw/Tw/News/News_Info.aspx?IT=News_1&CID=266&ID=72850>