專利申請權及專利權歸屬爭議救濟途徑近期實務見解
一、現行法對專利申請權或專利權歸屬之爭議承認專利舉發及民事途徑雙軌制(專利法第71條第1項第3款後段及第2項參照)，惟本所前曾報導實務適用上就現行法制有不同立場，例如：最高法院曾在2021年間以判決表達應由專利專責機關(智慧局)主導監督此類案例，以下報導近期實務就此議題之發展。
二、對民事途徑認定專利申請權或權利歸屬採保守態度者
(一) 最高法院109年度台上字第2155號民事判決(裁判日期：2021年5月27日)：
1. 應由專利專責機關(即智慧局)本於行政權監督專利適法與否。因此，當真正創作人與專利權人發生專利權利歸屬爭執時，除雇用人與受雇人間可依專利法第10條規定向智慧局申請變更權利人，或當事人間達成讓與協議以外，僅得依專利法第35條之規定，由真正創作人於該專利案公告後2年內提起舉發，以撤銷該專利進而重新申請的方式取得該專利而已。
2. 至於民法所規範之不當得利，係指無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，受益人所受利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。僭稱專利申請權人取得之專利權係專利專責機關所給予，真正創作人在未經專利專責機關依法公告給予專利權之前，可否認其所受損害即為該專利權，而依不當得利之規定請求返還該專利權非無推究之餘地。
(二) 智慧商業法院111年度民專訴字第46號民事確定判決(裁判日期：2023年7月20日)
本件原告依契約約定主張被告於任職原告公司期間所為之發明即「甲證技術內容」歸屬於公司，惟被告自原告公司離職後到新公司任職，竟利用「甲證技術內容」申請專利並於2021年9月1日獲准公告爭議專利，因此訴請：(1)確認原告為爭議專利申請權人，以及(2)確認原告為爭議專利權人並依民法第179條不當得利之規定請求被告現任職之公司將爭議專利權移轉登記為原告公司所有。法院審查後，判准第(1)項請求，惟援引前述最高法院判決意旨駁回第(2)項請求；認定爭議專利既係由被告向智慧局提出申請，經智慧局核准審定而取得專利權，原告既未經智慧局依法公告給予專利權，則其尚未取得爭議專利權，原告既非爭議專利之權利人，自無從認定其所受損害為爭議專利權，從而否准原告得依民法第179條之規定請求返還爭議專利權及被告移轉登記爭議專利予原告之主張。
三、肯定真正權利人可根據民事途徑確認權利歸屬之見解-智慧商業法院112年度民專上更一字第4號民事判決(裁判日期：2024年6月13日)
(一) 本件案例中原告起訴主張，被告等人在任職期間分別擔任廠長、研發及設備部經理，利用任職期間接觸原告公司相關製程技術，離職後將相關製程技術用以提出申請，並分別於2017年8月11日及2016年10月21日獲公告發明專利及新型專利，訴請確認系爭發明及新型專利之專利申請權及專利權為其所有，被告等人應移轉系爭兩專利之專利權予己。
(二) 智慧商業法院經調查後認為系爭兩專利與原告據以起訴主張之技術為實質相同之發明，判決：(1)確認系爭兩專利之專利申請權為原告所有，(2)被告等應移轉系爭兩專利之專利權予原告；並援引最高行政法院89年度判字第1752號行政判決曾肯認專利申請權及專利權都以同種專利為標的，僅成立之階段不同，且兩者均可讓與或繼承，因此兩者均屬私法上之權利，若就其權屬產生爭議可循民事訴訟途徑訴請救濟之判決意旨；及2023年3月9日行政院送立法院版之「專利法修正草案」已刪除專利權歸屬得為舉發事由之規定，朝向循民事訴訟解決專利權歸屬爭議之修法方向；於判決理由內表明：「本院認為系爭專利真正申請權人於民事訴訟中除得請求確認其為真正申請權人之外，並得依不當得利之規定，請求冒充申請人將系爭專利權移轉予上訴人(即原告)，以徹底解決專利權歸屬之爭議」。
四、前述實務近一年的發展顯示：智慧商業法院最新經最高法院審查的判決見解傾向配合專利法修法方向，將此類專利申請及專利權利歸屬爭議定調為由民事法院統一解決紛爭，因此，如該案例中的兩專利，即使已逾專利法第35條第1項所定公告後兩年之法定舉發期限，且其中一新型專利亦曾經舉發而未成立，真正專利權人也仍然能另起爐灶以民事訴訟確認權利歸屬。惟，專利法修正草案畢竟仍未正式三讀通過，如前述第二、(二)項仍據現行專利法認為應由專利專責機關優先審查專利申請及其衍生權利歸屬爭議之案例，亦不能謂違法。因此，在專利修正草案尚未拍板通過前，如有涉及此類權利爭議者，宜留意在爭議專利公告後之兩年內考慮優先向智慧局提出爭議專利舉發的可能性，以免因承審法官之法律見解不同影響權利。
◎參考資料
<資料來源：聖島國際專利商標聯合事務所。https://www.saint-island.com.tw/Tw/News/News_Info.aspx?IT=News_1&CID=266&ID=82968>