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顏漢彰律師
Amazon提供了一種名為Amazon Patent Evaluation Express(下稱APEX)的低成本程序，以能夠有效率地來解決專利權人主張Amazon上之商品侵害其專利的情形。依APEX程序，有一第三方會決定在Amazon.com上被指控侵害專利權的商品是否確實有可能侵權，倘是，Amazon會從Amazon.com上移除該商品。
為啟動APEX，專利權人須向Amazon提交一份APEX Agreement (下稱APEX協議)，並在其中確定一項專利請求項，以及最多20項涉嫌侵權的商品詳情頁(listing)。然後，Amazon將APEX協議發送給所有被控侵權的賣家，每個賣家都有以下三種選擇來避免其被指控侵權的商品被自動移除：選擇參與APEX計劃並繼續進行第三方評估；直接與專利權人解決爭議；或提起確認不侵權之訴。如果賣家不採取行動回應APEX協議，被指控侵權的商品將在三週後從Amazon.com中移除。而近期美國聯邦巡迴上訴法院有一判決，SnapRays, dba SnapPower v. Lighting Defense Group, Case No. 23-1184 (Fed. Cir. May 2, 2024)，處理了專利權人提交APEX協議指控Amazon上某賣家之商品侵害其專利權後，該賣家提起確認不侵權之訴時，對人管轄權如何判斷之議題。
一、案件背景
Lighting Defense Group(下稱LDG)是一家德拉瓦州公司，主要營業地點位於亞利桑那州。LDG擁有一美國專利，專利號為8,668,347(下稱’347專利)，涉及一種用於電源插座的蓋子。
SnapPower是一家猶他州公司，主要營業地點位於猶他州。SnapPower設計、行銷和銷售帶有安全燈、活動感應燈和USB充電技術的電源插座蓋，這些活動在猶他州進行，而SnapPower在Amazon.com上銷售其產品。
2022年5月，LDG提交了一份APEX協議，指控在Amazon.com上銷售的某些SnapPower商品侵害’347專利。Amazon向SnapPower通知APEX協議和可行的選項。在收到通知後，SnapPower和LDG就該通知交換了電子郵件，雙方也召開了電話會議，但沒有達成任何協議。
嗣後，SnapPower提起確認不侵權之訴，LDG則依聯邦民事訴訟規則 12(b)(2) (註1)，以欠缺對人管轄權為由，請求法院駁回該訴訟。地方法院准許了 LDG的請求，認為其對 LDG 缺乏特殊的對人管轄權(specific personal jurisdiction)。
地方法院認為LDG與猶他州缺乏足夠的聯繫，而無法行使特殊的對人管轄權。具體而言，地方法院認定SnapPower未能證明LDG有意針對SnapPower 在猶他州的活動，或訴訟是起因於或與LDG在猶他州的任何活動有關，地區法院反倒認定LDG的侵權主張是對於位於APEX協議發送地華盛頓的Amazon。地方法院認為，雖然在猶他州可能會產生可預見的影響，但除了回應SnapPower的訊息，沒有證據顯示LDG與猶他州接觸過，地方法院也指出公平與實質正義(fair play and substantial justice)原則亦支持LDG在猶他州不受特殊對人管轄權的見解。SnapPower則提起上訴。
二、聯邦巡迴上訴法院見解
上訴法院首先指出，確定對州外的被告是否有對人管轄權涉及兩個問題：法院所在地州的長臂法規(long-arm statute)是否允許送達，以及主張對人管轄權是否會違反正當程序(due process)。由於猶他州的長臂法規延伸至正當法律程序所允許的最大範圍(extended to the fullest extent allowed by due process of law)，因此，這兩個問題歸結為一個單一的問題：管轄權是否符合正當程序。
本案中，兩造皆同意對LDG無一般管轄權(general jurisdiction)。上訴法院提出了三要素測試，以確定特殊對人管轄權是否符合正當程序，在滿足下列要素中前兩個要素的情況下，特殊管轄權推定為合理：
1. 被告的活動是否有意針對法院所在地之居民(whether the defendant 'purposefully directed' its activities at residents of the forum)；
2. 該請求是否源自或涉及被告在法院所在地的活動；以及(whether the claim 'arises out of or relates to' the defendant's activities with the forum; and)
3. 行使對人管轄權是否合理且公平。(whether assertion of personal jurisdiction is 'reasonable and fair.')
就第一個要素，SnapPower主張LDG在啟動APEX時是有意針對猶他州執行。上訴法院同意LDG是有意將其活動針對猶他州的SnapPower，希望在猶他州有所影響，並認為這滿足了對特殊對人管轄權測試的第一個要素。LDG有意地向Amazon提交了APEX協議，APEX協議認SnapPower商品詳情頁涉嫌侵權，LDG知道，根據APEX的條款，Amazon將會通知SnapPower該APEX協議，並告知SnapPower其根據APEX可行的選項。如果SnapPower不採取行動，其商品詳情頁將被刪除，這必然會影響猶他州的銷售和活動。因此，SnapPower 充分主張了LDG採取了明確針對法院所在地州的蓄意行為，並且預見(或知道)法院所在地州將受到其行動影響。這就滿足了第一個要素，且這項見解與其他聯邦上訴法院之見解一致。
在Dudnikov一案中，第十巡迴法院認為當著作權人向eBay的Verified Rights Owner(下稱VeRO)計劃提交了主張侵權之通知(notice of claimed infringement，下稱NOCI)，科羅拉多州法院對著作權人即有特殊的對人管轄權。根據VeRO計劃，當提交NOCI時，eBay會自動終止原告的拍賣。該法院認為，雖然被告的NOCI嚴格來說是針對eBay所在的加州，但被告行動的明確目的是阻止科羅拉多州的居民在科羅拉多州的銷售，無論是被告不在科羅拉多州，還是利用其位於加州的實體來實現這一目的，都不能減損此一事實。
第九巡迴法院在Bancroft案中也得出了類似的結論。在該案中，該法院認為，加州地方法院對於向當時美國唯一的網域註冊商 Network Solutions, Inc.(下稱NSI)，發送了一封質疑原告網域名稱使用的信函的被告，有特殊對人管轄權。與Dudnikov一案一樣，被告的信函自動觸發了NSI的爭議解決程序，這將導致原告失去網域名稱，除非提出確認之訴。該法院認為，被告在發送這封信函時是有意為之，儘管這封信函是寄給維吉尼亞州的NSI，但它明確是針對加州的原告，其在加州的影響是可以預見的。
上訴法院並指出，發送警告函(cease and desist letter)並不構成有意針對活動，因為專利權人可以直接向涉嫌侵權人或其客戶發送警告函，而不受涉嫌侵權人所在州的屬人管轄權的約束。重點在於，發出的警告函並沒有任何自動效果，換句話說，這些信函可以被忽略，而不會自動對業務活動產生影響。APEX協議則不只是警告函，因為如果SnapPower沒有針對 APEX協議採取行動，SnapPower的商品詳情頁就會從Amazon.com上被移除，此自動下架程序會影響法院所在地州的銷售和活動。
測試特殊對人管轄權是否符合正當程序的第二個要素，是探究該請求是否源自於或涉及被告在法院所在地的活動。LDG主張，因為APEX協議是發送給華盛頓州而不是猶他州，SnapPower的確認不侵權之訴並非源自於或涉及LDG在猶他州的任何活動。關於LDG此主張，由於上訴法院認為LDG提交APEX協議的行為是針對猶他州的SnapPower，旨在影響猶他州的行銷、銷售和其他活動，因此上訴法院認為，SnapPower的起訴是源於被告於在法院所在地的活動。
在滿足前兩個要素後，特殊管轄權就「推定合理」。LDG雖認為，根據第三個要素，在猶他州對其行使特殊對人管轄權是不公平且不合理的，且此將允許在全國任何地方對任何APEX的參與者提起訴訟。且地方法院同意LDG此觀點，並指出公平與實質正義(fair play and substantial justice)原則賦予專利權人足夠的自由，使其可以向他人告知其專利權，而無需接受外州法院的管轄。然而，上訴法院認為，透過提交協議來參與APEX的各方，僅在其透過確定要移除的商品詳情頁來針對某個法院所在地州，而該商品詳情頁倘經移除，會影響該州的營銷、銷售或其他活動時，才會受到特殊的對人管轄權。LDG並沒有提出任何令人信服的論據來說明為什麼這個結果不合理。
本案中，LDG啟動了一個程序，如果SnapPower不採取任何行動，將導致SnapPower的商品詳情頁從Amazon.com上移除，這必然會影響猶他州的銷售活動。LDG並沒有提出令人信服的論點，說明為什麼在這種情況下，在猶他州受特殊對人管轄權是不公平或不合理的。
綜上所述，上訴法院認為 LDG 的行為符合特殊對人管轄權的三要素測試，而將地方法院之判決撤銷並發回。
三、台灣電商平台亦有處理專利侵權爭議之機制
如前所述，Amazon就專利侵權爭議，提供APEX此相對低成本之程序，以求能夠有效率地解決專利權人主張Amazon上之商品侵害其專利的情形。而台灣電商平台亦有相類似之機制，例如momo即有智慧財產權侵權通知辦法(註2)，供智慧財產權權利人檢舉侵害其智慧財產權之商品，蝦皮購物亦有類似的辦法(註3)，惟前開辦法中皆有提及「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」，因此，權利人欲利用電商平台之機制處理侵權爭議時，應留意前開處理原則之規範。
※ 註釋 ※
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1.
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Federal Rule of Civil Procedure 12(b)(2):
| (b) |
How to Present Defenses. Every defense to a claim for relief in any pleading must be asserted in the responsive pleading if one is required. But a party may assert the following defenses by motion:
(2) lack of personal jurisdiction; |
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2.
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momo智慧財產權侵權通知辦法 (最後到訪日：2024.5.20)
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3.
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蝦皮[侵權] 智慧財產權侵權通知辦法(最後到訪日：2024.5.20)
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