UPC首件實體判決－核發跨境禁制令
一、2024年7月3日，UPC 杜塞道夫分庭作成首件實體判決，准依專利權人請求核發跨境禁制令，成為廣受討論的指標性判決，介紹其特點如後。
二、Franz Kaldewei v. Bette（UPC_CFI_7/2023）
(一) 本件訴訟於2023年6月1日提起，於2024年5月16日進行聽審，並於7月3日判決。
(二) 原告(Franz Kaldewei公司)據其EP 3375337號「浴缸衛生設備」專利，起訴主張被告在奧地利、比利時、丹麥、法國、義大利、盧森堡及荷蘭等UPC締約國涉有直接及間接侵害涉案專利請求項1及3之行為，請求排除侵害及損害賠償。被告就侵權主張除了提出「先使用抗辯」以外(詳見本文後段)，並未提出其他實質抗辯，但提起反訴主張專利無效。原告在反訴中同時提出「已授予專利(主聲請)」有效性之答辯，並提出「輔聲請(auxiliary request)」，尋求在主聲請無法維持的情況下修改請求項1。
(三) 2023年12月1日法院將本訴及反訴合併審理，最終認定涉案專利主聲請請求項1欠缺進步性而無效，但肯認輔聲請具備新穎性及進步性，進而作成UPC地方分庭的首件實體判決，核發效力及於七個UPC成員國之永久禁制令：(1)被告應停止任何在禁制令所及國家經銷產品等持續侵權行為，倘有違反，應支付每件產品1千歐元之罰款迄至停止侵權為止；(2) 被告應回收所有經銷管道的爭議產品，每延遲一天處以250歐元罰款，前述罰款均未設定最高處罰上限。判決幾項值得留意處：
1. 關於間接侵權之認定：
(1) UPCA第26條1賦予專利權人排除「間接侵權」之法源基礎。使專利權人有權禁止未經其同意之任何第三方，在該專利有效的締約成員國領域內，對無權利用該專利之任何人，要約(亦有稱為「許諾銷售」)或提供與該專利的基本要素有關的手段，使後者得以在該領域內實施專利。
(2) 本案被告除了銷售完整的衛生浴缸產品，另外也銷售構成涉案專利核心的零件，而涉及「間接侵權」。法院就此採取較狹義的標準－「雙重領域要求( double territorial requirement)」，認為前述規範限於「要約、提供」必要零件，及「實施」專利行為都必須在UPC成員國內所為。
(3) 關於「要約或許諾銷售行為(offering to supply)」之適用：法院指出，假設情形是在UPC成員國之A國「要約」，而在B國「使用」，是否構成侵權仍有討論餘地，本案法院傾向UPCA第26條是將UPC所有締約國視為整體加以解釋。但本案涉案侵權品在每個所指涉的成員國都有「要約、運送及使用」行為，並無前述假設情形，此部分將有待往後其他案例建立共識。
2. 法院對先使用抗辯採取狹義解釋：
(1) UPCA第28條規定2：「如果某項發明被授予國家專利，而任何人在某一締約國中享有對該項發明的先使用權或對該項發明的個人專屬權時，則其在該締約成員國中應享有就同一發明授予專利的相同權利。」
(2) 被告抗辯在德國專利優先權日之前即據其發明投入市場，援引前述規定抗辯在先使用，但法院認為此項抗辯必須在UPC成員國內，依據各該成員國法律個別判斷是否符合「在先使用」要件，該等先使用權僅延伸至權利確立的國家，而非整個UPC地區。由於被告提交的先使用證據皆在德國，而該國並非本案原告訴稱的侵權行為地，法院依前述說明駁回被告之先使用抗辯。
3. 罰款金額超過侵權產品市場價值，此亦為傳統歐洲國家法院(例如德國)的做法，以達到嚇阻侵權的目的。
三、本件判決是UPC整體運作模式的縮影
(一) 達成起訴後一年、兩造聽審後數週內作成判決之制度規劃目標
如本所先前所報導，如此快節奏的審理風格是立基「限期書面先行」以及「精簡證據調查」程序。本案也具體落實了前述審理原則，審理過程中，原告雖曾聲請法院強制揭露被告商業帳冊以計算損害額度，但法院以其書狀並未依UPCA相關規範指明擬請求之具體損害項目及支持其主張的初步證據而駁回原告調查證據之聲請。另一方面，法院亦以聽審期日已經確定為由，駁回被告於聽審前一日遞出的延長書面答辯時程請求。倘若案件數量比照目前情況持續增加，是否往後仍會維持前述快捷審理模式可待持續觀察。
(二) 明顯有「選擇法院」之情形
禁制令的效力廣及於七國，然而核發禁制令之德國杜塞道夫地方分庭卻並非任何侵權行為發生地或者被告住居、設置地所屬國，原告方明顯有「選擇法院」之情形。事實上，目前為止以慕尼黑及杜塞道夫地方分庭為首及居次的案件量，加計另兩個德國地方分庭(曼海姆以及漢堡)即佔UPC總案件量的八成，本件判決實係反映UPC之審理現狀。
(三) 本件跨域禁制令效力涵蓋七國，使得專利權人可以單一訴訟，在單一法院一次性遏止侵權行為，相較於傳統僅能在個別國家訴請救濟之情形，增加了專利權人在UPC提起侵權訴訟的誘因。
(四) 由於被告仍然能對前述判決提起上訴救濟，後續有待持續觀察上訴法院是否延續初審的審理風格。
◎參考資料
UPC協調不同程序系列(三) – 權利人如何協調UPC與美國等司法管轄區域之訴訟
1 Art. 26.1 of UPCA stipulates: A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor’s consent from supplying or offering to supply, within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect, any person other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or should have known, that those means are suitable and intended for putting that invention into effect.
2 Art. 28 of UPCA stipulates: Any person, who, if a national patent had been granted in respect of an invention, would have had, in a Contracting Member State, a right based on prior use of that invention or a right of personal possession of that invention, shall enjoy, in that Contracting Member State, the same rights in respect of a patent for the same invention.
<資料來源：聖島國際專利商標聯合事務所。https://www.saint-island.com.tw/Tw/News/News_Info.aspx?IT=News_1&CID=266&ID=92991>