近期「國內外權利人不同」之平行輸入與商標權利耗盡審查標準
一、近期臺灣司法實務就平行輸入是否構成「商標權利耗盡」之指標性案件為智慧商業法院在「PHILIP B」案的見解，認為：當內、外國商標權利人不同一，而內國商標權人是外國商標權人的經銷商、代理商時，此時外國商標權人顯非商標法第36條第2項前段所稱「經其(內國商標權人)同意之人」。然倘若內、外國商標權人彼此間「有法律上或經濟上關係(例如：關係企業、代理商、經銷商、受託製造商等關係)」，且商標表彰相同商品來源者，其實不會危害商標表彰來源之功能，此時內外國商標權人應可「視為同一人」，而可允許商品平行輸入 (106年度刑智上易字第11號刑事判決意旨參照)。最高法院近日進一步就內外國商標權人之「經濟上連結關係」如何解釋表達意見，介紹如後。
二、NEFFUL(妮芙露)服飾平行輸入案
(一) 案件背景：
1. 原告為臺灣NEFFUL系列註冊商標權人，對於輾轉從日本ネッフル（註：NEFFUL）株式会社買受印有「NEFFUL」、「NEORON」等文字於蝦皮購物平台個人網頁陳列、販售服飾商品，且於廣告標示「免運~從日本帶回來全系列NEFFUL妮芙露」宣傳之進口商提起商標侵權訴訟。被告抗辯被訴商品是自日本合法購入，且宣傳廣告是直接翻拍原始包裝，應屬合法之平行輸入等語。原告則主張「NEFFUL」文字在日本之商標權為ネッフル株式会社所有，該公司與原告總公司新加坡妮芙露公司分屬不同法人、也從未同意或授權被告行銷涉案商品之行為，本件無商標權利耗盡之適用。
2. 智慧商業法院援引最高法院108年台上字第397號民事判決意旨， 並據商標權人(原告)臺灣及其新加坡總公司官網「公司沿革」網頁，均描述品牌源自於日本且由同一社長創設後陸續發展設立之歷程認定：臺灣商標權人與其新加坡總公司及日本ネッフル株式会社均具有經濟上或法律上連結關係，且均使用相同之「NEFFUL」等商標，涉案商品為平行輸入之真品，適用國際權利耗盡原則(智慧商業法院112年度民商上更一字第2號民事判決)。
(二) 最高法院113年度台上字第882號民事判決意旨(2024.06.27)
商標權人提起上訴，最高法院仍維持原判決，並於判決理由中闡明：
1. 揆諸商標法第36條第2項之立法意旨，係明文採取商標權國際耗盡原則，即商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，如無同條項但書之情形，不問第1次投入市場在國內或國外，均不得再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當性。
2. 又所謂「經其同意」，不以商標權人明示同意為限，於不同國家註冊之商標，於屬地原則概念下雖係不同之商標權，惟倘本質上其排他權之發生源自於同一權利人，而彼此具有授權或經銷契約、同一關係企業或集團、控股與附屬公司、獨家銷售，或以全球單一商標之形象而為行銷，或採共同商標行銷策略等情形，其商標行銷策略易使消費者產生混淆，應為商標權人所認識而仍予採行，且其等間對於合法商標物品質與商標使用狀態本已有控管之可能性，而可確保商標使用狀態及維護進口國商標權人之相關商譽，亦屬商標法第36條第2項之同意範圍。
3. 本件商標權人臺灣及其總公司網頁均記載源自於日本靜岡縣設立之日本妮芙露公司，且三間公司均使用系爭商標文字作為行銷及識別商品來源之標誌，原告亦曾於一審自承：日本、臺灣及新加坡公司間之貨物有關聯性。因此系爭商標與爭議商品標示之商標雖因屬地原則而分屬不同之商標權人，惟本質上排他權之發生源自同一權利人，爭議商品係經商標權人同意之人，於國外市場上交易流通，屬商標法第36條第2項平行輸入之真品，原告不得對被告行使商標權。
三、最高法院對於「國內外商標權人不同時」平行輸入是否構成權利耗盡，提出與歐盟法院相似的審查標準
(一) 歐盟法院曾於歐洲知名品牌「舒味思」平行輸入爭議案(Case C‑291/16)闡釋：
同一商標在歐盟不同成員國內分別屬於不同商標權人時，在前述區域間平行輸入的商品不當然有權利耗盡原則之適用，即使該等商標之原始商標權人同一，嗣經協議轉讓產生平行商標權人之情形亦同。在歐盟成員國商標權人據其國內註冊商標禁止貿易商自其他成員國輸入相同商標表彰的商品時，法院應根據個案考量以下情形，以判斷是否有歐盟區域內商標權利耗盡原則之適用：
1. 平行商標權人是否單獨或者共同積極、刻意地持續營造全球單一商標外觀或形象，從而使相關公眾對商品之來源產生混淆；
2. 平行商標權人之間是否具有「經濟連結」：
此種連結並不以平行商標權人之間對其等商標之共同利用存在嚴格意義的依賴關係為限、亦不以對於商品品質實質上具有控制力為條件，而應由主張商標權利耗盡的平行輸入貿易商證明，兩平行商標權人之間有以協調商業策略或協議等方式，共同控制其商標使用行為，從而有可能直接或間接地控制該商標表彰商品之品質。
(二) 比較臺、歐法院前述判決理由，可見兩地法院均同樣將商標權人「同意」輸入商品放寬到「擬制同意」之情形，不以「明示同意」為限，包括國內、外商標權人具有「經濟連結」關係者；而所謂「經濟連結」關係，亦不以國內商標權人對於商品品質實質上具有控制力為條件，而是將商標權人對品質控管和商譽維持之可能性，及消費者是否可能對於商品來源產生混淆均臚列為審查因素，責由事實審法院根據個案綜合判斷。
◎參考資料
<資料來源：聖島國際專利商標聯合事務所。https://www.saint-island.com.tw/Tw/News/News_Info.aspx?IT=News_1&CID=266&ID=93025>