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「系統」新型專利與「一案兩請」制度—以便利商店之專利為例

台灣便利商店林立,對生活提供便利。便利商店的運作,得力於倉儲、物流、支付、人力調度等系統的各自完善與整合。其中多有創新而值得申請專利之處,自不待言。

  在申請專利時,申請人必須思考的第一個問題,就是專利的類型。新型專利,以其不經實體審查而快速獲准,而受到不少國內客戶的青睞。值得注意的是:關於便利商店各項系統的新型專利,也不在少數,其中不少甚具巧思。例如:預售商品兌換系統(M593026)、中獎發票驗證系統(M613882)、無紙化預購取貨之電子裝置與處理系統(M655984)、人力支援系統(M642001)等。

【以系統為標的之新型專利】

  台灣專利法第104條規定「新型,指利用自然法則之技術思想,對物品之形狀、構造或組合之創作。」根據審查基準,只要申請標的為「物」之範疇,且請求項記載了「屬形狀、構造或組合之技術特徵」,即符合新型定義而能通過形式審查。因此,以上述列舉之系統而言,只要申請標的為系統或裝置,請求項記載了例如「處理器電性連接網路裝置」等特徵,實務上通常即認為符合新型定義而能獲得新型專利保護。

  不過,新型申請人仍應留意:若「系統新型專利」之技術特徵本質在於方法流程、特定資訊或控制信號,而請求項之界定以有形的硬體元件為主體,則若遭到舉發,或在訴訟上面臨效力爭議時,如何彰顯無形的技術特徵,常常成為需要解決的議題。

  舉例來說,新型第M593026號專利「預售商品兌換系統」曾遭舉發。其申請專利範圍所界定的控制步驟之一為:「伺服器…致能咖啡品項按鈕中對應預定咖啡品項之一者,並禁用咖啡品項按鈕中之其餘者…」,但智慧局認為:證據「自動販賣機」可對應伺服器且揭露了咖啡品項按鈕,而「根據投幣金額限制可選擇的咖啡種類」可對應到「禁用咖啡品項按鈕中之其餘者」。系統中無形的技術特徵(例如指定咖啡品項的控制訊號)如何突顯及比對,成為課題。

  上述問題,又因新型專利不經實質審查即核准公告,無法如同發明申請在審查階段進行修正申復,而更為突顯。換言之,新型權利人意識到有上述問題時,通常只能透過專利核准後之「更正」尋求解決。但專利更正所受限制較多,通常只能限縮申請專利範圍,而且不可實質變更公告時之申請專利範圍。

【一案兩請】

  值得一提的是:台灣有「一案兩請」之制度,提供「新型接發明」的無縫保護。一些便利商店之系統,正採用了這種申請策略,例如上述列舉之人力支援系統(發明第112105065號申請案)。一案兩請之好處,除了新型申請提早獲得專利之外,發明申請因為能在實審中修正、分割而獲得更多佈局上的彈性,而專利獲准之後亦可直接主張權利。從而,儘管先獲准的新型遭受舉發而有效性存在疑問,對應之發明申請仍可運用實審中的上述制度與策略加以應對。

  關於一案兩請的注意事項,本所已製作相關影片(請按此超連結),關於一案兩請之新型舉發相關問題,本所亦有專文介紹更新之審查基準(請按此超連結),可以參考。

 

 

 

<資料來源:聖島國際專利商標聯合事務所。https://www.saint-island.com.tw/Tw/News/News_Info.aspx?IT=News_1&CID=266&ID=93057>