CAFC:美國法院核發SEPs域外禁訴令的審查標準（愛立信v. 聯想）
一、CAFC近日在愛立信與聯想間的5G無線通訊標準必要專利(下簡稱SEPs)訟爭案中，廢棄地院裁判，提出美國法院衡量核發域外禁訴令之審查標準(Telefonaktiebolaget LM Ericsson, et al. v. Lenovo(United States), Inc. et al., Case No. 24-1515 (Fed. Cir. Oct. 24, 2024))，對SEPs授權業界具有重要影響，介紹如後供參。
二、爭議背景
(一) 愛立信和聯想都是歐洲電信標準協會(ETSI)的成員，且都同意遵守ETSI制定的智慧財產權政策（「IPR」），承諾將依「公平、合理與無歧視原則(fair, reasonable and non-discriminatory terms，簡稱「FRAND」原則)授權給使用者。兩集團在本案之前就其各自持有的5G SEPs進行全球相互授權談判無法達成共識，愛立信遂在美國北卡羅來納地區法院據其4件SEPs提起專利侵權訴訟、主張聯想未根據FRAND原則善意進行授權協商，請求法院根據FRAND原則裁判兩造相互授權之全球費率。聯想隨即提起與愛立信前述主張完全對應的反訴，並聲請核發反訴禁制令—請求法院禁止愛立信在哥倫比亞和巴西執行當地法院已核准的臨時禁制令。
(二) 地院駁回聯想的域外禁訴令聲請
地區法院據第九巡迴上訴法院2012年在Microsoft v. Motorola 案1提出的指導原則認定：法院核發禁訴令的前提為：受理訴訟的法院對所禁止的訴訟具有「決定性 (dispositive)的影響」。地區法院認為，本件在美國繫屬的案件不會對於在哥倫比亞和巴西的訴訟產生「決定性」的作用，因為訴訟不必然會達成兩造全球相互授權的結果，因此駁回聯想的聲請。聯想提起上訴。
(三) CAFC廢棄地院裁判
1. Microsoft v. Motorola 案提出美國法院核發域外禁訴令的衡量標準：
(1) 審查標準包括：(a)門檻標準：國內、外訴訟當事人及爭議相同，且美國法院對爭議有決定性的影響；(b)外國之訴訟是否會挫敗國內法院的政策、騷擾或壓迫他方、威脅國內法院的管轄權，或者損害其他衡平法考慮之因素；(c)域外禁訴令不至於影響國際禮讓原則。
(2) 在Microsoft v. Motorola 案件，Motorola身為SEPs持有者，也對類似的技術標準制定組織為類似的「合理及無歧視承諾(reasonable and non-discriminatory commitment)」，簡稱「RAND承諾」，保證將不會逕行對其專利潛在使用者尋求禁制令等救濟，而會先提出符合「RAND承諾」的授權條件。其後，Microsoft對Motorola在美國提起確認訴訟，主張後者違反「RAND承諾」提出不合理的授權條件。6個月後，當Motorola在德國對Microsoft另據其歐洲對應專利提起侵權訴訟時，Microsoft即先在美國法院聲請核發域外禁訴令，第九巡迴上訴法院在該案認為「RAND承諾」構成一可執行的契約承諾，而Microsoft可基於第三方受益人之地位執行前述契約，因此裁准域外禁訴令，但其範圍僅限於禁止Motorola在德國聲請核發臨時禁制令，而未禁止其續行損害賠償訴訟。
2. CAFC在本案再具體闡明Microsoft v. Motorola 判例樹立的衡量標準：
(1) Microsoft v. Motorola 案雖表示須以在美國的訴訟相對於域外爭議是否具有「決定性的意義」為裁判門檻，卻未指明衡量標準，然Microsoft v. Motorola 案始終將審查焦點放在探討Motorola的「RAND承諾」是否影響其在域外(德國)尋求臨時禁制令救濟之權利，而非訟爭兩造最終必須在美國法院達成全球性的授權協議。
(2) 此外，CAFC進一步援引Huawei Techs. Co. v. Samsung Elecs. Co.,2 等SEPs授權爭議案，聯邦法院的見解在一系列類似的爭議案件中都是認定：專利權人已經為「FRAND承諾」而仍據其SEPs聲請核發臨時禁制令，構成是否「違反契約義務」之爭議，倘若美國受訴法院同樣受理SEPs授權爭議且須衡量如何以FRAND條件決定授權費率，則美國受訴法院對該契約義務之違反即可為具有「決定性意義」的裁判，在符合前述其他衡量要件後，可據以核發對訟爭雙方在其他地區之反訴禁令。
3. 據上，本案兩造爭點既然是「愛立信是否遵守FRAND承諾」之違約爭議，則愛立信是否可據其SEPs另外對聯想聲請核發臨時禁制令，與愛立信是否違反契約義務相關，本案受訴法院即可為具有「決定性」意義之裁判，此與最終判決結果是否達成兩造全球交互授權無涉，地院錯誤據愛立信之主張駁回聯想之域外禁訴令聲請，構成裁判濫用，因此廢棄原裁判，發回重新審查聯想的聲請是否符合前述其他域外禁訴令核發之衡量要件。
三、根據CAFC前述最新裁判，SEPs持有者就其FRAND承諾，負有在聲請核發禁制令之前先善意與相對人進行授權協商的義務，否則美國法院將有權據相對人之聲請，在符合「Microsoft v. Motorola 衡量標準」之情形下核發禁訴令，無論專利持有者所為訴訟是在美國境內或者域外。業界認為，本案CAFC之立場將使得聲請禁訴令的核發更為容易。
1 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012).
2 Huawei Techs. Co. v. Samsung Elecs. Co., No. 3:16-cv-2787, 2018 WL 1784065 (N.D. Cal. Apr. 13, 2018).
<資料來源：聖島國際專利商標聯合事務所，https://www.saint-island.com.tw/Tw/News/News_Info.aspx?IT=News_1&CID=266&ID=93058>