廖沿臻律師
DABUS(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)是由Stephen L. THALER於1994年開始開發之生成式AI系統，據稱其特色在於：DABUS能夠模仿人類的認知，且能藉由適應不同之輸入資訊，在沒有人類干預的情況下，獨立生成發明(註1)。或許是基於DABUS的前述特色，THALER及其團隊自2018年起，陸續於世界各國將DABUS自行創造之發明用於申請專利，並以「DABUS」作為前述發明之「唯一的發明人」。然而，目前除了南非以外，美國、歐盟、英國、以及澳洲(註2)，皆不承認由AI作為發明人之專利申請，而認為發明人仍應限制為「自然人」。
THALER亦於臺灣將DABUS生成之「吸引增強注意力的裝置和方法」，以DABUS作為唯一之發明人申請專利，惟該案件在向智慧財產局申請時，智慧財產局因發明人欄位並未填寫自然人資訊，故就該專利申請案作成「不予受理」之處分。隨後，THALER提起行政訴訟，爭執發明人並未限制只有自然人能擔任，智慧財產及商業法院在2021年8月19日作成智慧財產及商業法院110年度行專訴字第3號行政判決，認定臺灣現行專利法之「發明人」除應為實際進行研究發明之人，亦屬姓名表示權之展現，而姓名表示權屬人格權，故發明人僅得為「自然人」。於本案之二審程序，最高行政法院亦於2022年7月21日作成最高行政法院111年度上字第55號行政判決，於該判決中，最高行政法院同意原審智慧財產及商業法院之見解，並認為：DABUS在臺灣法律上被視為「物」，屬於權利客體，不能成為權利主體，更無享受權利能力與資格，故此一專利申請案欠缺自然人作為發明人，從而智慧財產局作成之「不予受理」之處分並無違法之處。
近期，日本東京地方法院亦就THALER在日本提出之「以DABUS作為唯一發明人」之專利申請案，於2024年5月16日作成一審判決(註3)。本文希望透過介紹日本東京法院就DABUS案之一審判決之內容，與臺灣在DABUS案之法院見解進行比較，進而為臺灣未來在AI與專利領域之法規制度上，提供一些不同的視點。
一、日本DABUS案之判決介紹
於日本DABUS案中，原告向日本特許廳提出專利申請，惟於提出申請文件時，原告在發明人的欄位填寫了「DABUS，自行創作本發明之人工智慧」(ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能)。針對此欄，日本特許廳向原告說明應填寫自然人之發明人姓名，並要求原告補正。然而，原告並未補正，且稱日本特許廳前述補正之要求並無法律依據。因此，日本特許廳作成駁回原告申請之處分。原告針對此處分有所不服，稱人工智慧(AI)的發明(AI發明)，也應屬於日本專利法(特許法)所稱之「發明」，關於AI的發明實無須記載發明人的姓名，並認為日本特許廳的前述處分違法，進而提出訴訟主張前述處分應予撤銷。
(一) 原告THALER之主張主要如下：
1. 日本專利法並未否定針對於AI發明之保護：
依日本專利法第2條第1項之規定，發明的定義是：「利用自然界法則之技術思想的高度創作」，其中，「利用自然界法則」，是指利用自然現象背後的因果關係，而「自然法則」是指單純的精神活動，純然的學問上的法則，而將人為的安排等排除在外。此外，從自然法則中觀察到的發現，也不是發明。
由此等「發明」之定義可明瞭：在日本的專利法上，「發明」並沒有限定於自然人，而綜觀日本的專利法，也沒有要將AI發明從日本專利法中「發明」的概念裡排除的規定。
在日本專利法第29條之「發明」的要件中，只要有「產業上利用可能性」、「新穎性」、「進步性」，就會賦予專利權；另一方面，日本專利法的消極要件是：妨害公序良俗或公共衛生之虞，則不應給予專利。換句話說，日本專利法中之專利要件，並不限定(發明人)是自然人，客觀上來說，只要符合「產業上利用可能性」、「新穎性」、「進步性」且沒有該當消極要件，就該賦予專利，而並未將AI發明自日本專利法上之保護對象中排除。
若日本專利法將「發明」限定於「自然人之發明」，則日本專利法第29條第1項各款(註4)所規定之「公開知悉之發明」、「公然實施之發明」等，也不能包含AI發明。然而，因為AI發明確認存在於現實中，若不將AI發明認定為日本專利法上之「發明」，將會出現引用AI發明、或實際發明內容與AI發明完全相同，卻不會失去新穎性的情形。如此，將會動搖專利制度就公開新發明之人賦予獨占權的本質(因為可能導致AI發明不被公開)，可見此種解釋確有錯誤。
2. AI發明之申請，發明人之姓名並非必要之記載事項：
AI發明是沒有自然人介入而由AI自行生成之發明，因此並沒有發明人名譽權的觀念存在，只會發生作為財產權之專利申請權，因此，AI發明並沒有發明人名譽權明確歸屬的必要，自然也沒有必要記載「發明人」與「姓名」。
此外，若將「AI發明」也公開於申請之專利上，第三人自可理解該發明並沒有發明人名譽權存否的議題，本來AI發明就不存在發明人名譽權，故亦不會有「侵害發明人的人格權」之情形產生。
何況，在AI發明之情況，若不再要求記載「發明人」也可避免冒名頂替的情況產生。
從而，AI發明並沒有記載發明人姓名的必要。
(二) 被告日本特許廳之主張主要如下：
1. 目前之日本專利法所賦予專利權保護的「發明」，僅限於自然人所作成之發明：
依日本專利法第2條第1項之規定，發明的定義是：「利用自然界法則之技術思想的高度創作」，從「技術思想的創作」之文字來看，是以「自然人之精神活動的介入」作為前提來解釋。既然「發明」是「人類的精神創作」，那麼AI發明自然不包含在「發明」的範圍內。
此外，日本智慧財產基本法(知的財産基本法)第2條第1項所稱之「智慧財產」的定義是「發明、裝置、植物新品種、設計、著作物及其他因人類創造活動而生之物(中略)。」於此，「發明」和日本專利法相同，一樣是置於「依人類創造活動而生」的位置，因此，日本專利法第2條第1項之「發明」，並不包括「AI發明」。
再者，賦予專利權是對於發明之獎勵，因此需要有能夠歸屬權利義務之主體，也就是說：「自然人才能被賦予專利權」是當然的前提。AI發明在現行日本專利法上並沒有可以取得權利的可能，因此也無法賦予專利權。
2. 「發明人」之「姓名」欄，限於記載自然人的姓名：
如前所述，現行之日本專利法在解釋上將發明人限制為自然人，而「發明人」之「姓名」依規定屬於必要記載事項，因此在沒有記入該欄的情況，則因違反形式要件而無法判斷是否可取得專利權。
3. 「DABUS」作為發明人申請國際專利之相關各國狀況：
以原告所開發出的人工智慧「DABUS」作為發明人申請國際專利一事，縱觀各國之狀況，多數國家皆認為：適格之發明人僅限自然人，而AI不能作為發明人。目前只有南非賦予「DABUS」作為發明人申請之專利。然而，南非就專利之申請僅進行形式審查，而未設有實質之專利要件審查制度，此外，南非的智財所有權註冊局CIPC也沒有提出針對「DABUS」作為發明人之申請是如何進行判斷的，故目前還無法判斷南非對於「發明人」的定義。
綜上，本件未記載發明人姓名，已違反形式要件，不予專利並無違法。
(三) 日本法院之判斷
1. 日本東京地方法院首先認同日本專利局的見解，認為依日本智慧財產基本法第2條第1項，「智慧財產」的定義是：「發明、裝置、植物新品種、設計、著作物及其他因人類創造活動而生之物(中略)。」因此，日本智慧財產基本法已例示發明是依人類的創造活動而生之物。又依日本專利法規定，專利申請人應記載發明人之姓名，而「姓名」指的是「自然人的姓名」，所以發明人理應是自然人。又因為AI並沒有法人格，因此，能取得專利權之主體不是AI，而應該是自然人。
此外，日本專利法中，在判斷進步性時，也有關於進步性判斷的規定：該發明所屬技術領域中之通常知識者於基於前案可輕易發明時，申請專利之發明欠缺進步性故不得取得專利。
2. 然而，隨著AI的進展，自然人之創作能力，與之後更加進化之AI之自動創作的能力，將更難等同視之。以「自然人」進行想像而得出的「技術領域中之通常知識者」的概念，無法直接適用於AI。更甚者有之，考量AI之自動創作能力與自然人創作能力的不同，將AI所導致之社會經濟構造等變化作為基礎、加上產業與政策上的角度來看，AI發明相關的權利存續期間，應該要與現行之日本專利法有不同的制度設計。
3. 從而，AI發明相關之制度設計，應由AI所致之社會經濟構造等變化為基礎，委由國民之討論及民主主義的程序，參照其他AI相關制度的調整，以具有體系且合理的系統，在立法論上作廣泛的討論，進而找到相對應的解決方式，而非以解釋日本專利法關於發明人的方式來解決。因此，日本專利法所規定的「發明人」應限於自然人。原告僅在發明人欄位記載「DABUS，自行創作本發明之人工智慧」，而沒有記載發明人的姓名，因此，日本特許廳作成原處分應屬適法。
二、小結
(一) 如前所述，臺灣針對「DABUS」可否作為專利申請時之發明人，分別作成智慧財產及商業法院110年度行專訴字第3號行政判決及最高行政法院111年度上字第55號行政判決。在此二判決中，法院認定「DABUS」並非臺灣專利法上發明人之論理方式，是先依臺灣專利法之規定，認定創作為人類精神活動成果的統稱，並依專利法逐條釋義之規定，認為發明人限於自然人，而AI並非法律上之人，故認「DABUS」不得作為專利申請時之發明人。
然而，日本法以「技術領域中具有通常知識者」作為判斷基礎之論點，並未出現於臺灣前述判決之中，實屬可惜。
從法律體系的角度而言，依臺灣專利法第22條第2項：「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」若將發明人之範圍，從自然人擴及到AI，則臺灣專利法第22條第2項所稱之「所屬技術領域中具有通常知識者」則也有可能被擴大解釋，進而導致法院認定「進步性」議題時有其困難、且會造成實際發明人窮盡一切手段仍難以排除「不具進步性」的可能，而減少專利申請之意願。此一情形可能導致臺灣既有之專利體系所帶來之誘因受到破壞。前述推論也可證明臺灣判決認定「發明人限於自然人」的結論有其必要性。
(二) 再者，未來在進行「進步性」之判斷時，若出現「AI可認定具有組合動機」之情形，或AI在整理前案資料後可自動推論出近似於申請專利或涉訟專利之發明，究竟是否可認定申請專利或涉訟專利「不具進步性」？「所屬技術領域中具有通常知識者」的實際認定範圍是否會在AI出現後產生變化？這也是前述日本「DABUS」案帶來的需要思考的議題。
(三) 除認定專利法上之「發明人限於自然人」外，日本在判決中也說明AI發明與自然人發明應該要用不同的體系去規範，而不能等同視之，因為AI可進行自動發明的形態與自然人的發明有其不同。在AI持續在進步中的情況下，確實有調和其他AI相關法規，針對AI發明另行給予保護之必要。前述臺灣判決雖未提及此點，但未來在針對AI發明予以保護的規劃上，亦可以此為基礎進行思考。
※ 註釋 ※
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資料來源：聖島國際專利商標聯合事務所，廖沿臻律師。https://www.saint-island.com.tw/Tw/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_0_1&CID=10782&ID=103146>
