CAFC近期對金融科技電腦軟體專利適格性之審查(United Services Automobile Association v. PNC Bank N.A.)
一、聯邦巡迴上訴法院(The US Court of Appeals for the Federal Circuit, 下簡稱CAFC)近日廢棄德州東區聯邦地區法院之侵權即決判決,探討如何在電腦軟體專利適格性審查中正確界定「抽象概念」與「創新性」的範圍,介紹如後供參。
二、遠端付款技術爭議案(United Services Automobile Association v. PNC Bank N.A., Case No. 23-1639 (Fed. Cir. May 6, 2025))
(一) 金融服務公司United Services Automobile Association(下簡稱 USAA)享有數個與移動銀行技術相關專利,本文擬討論其中U.S. Patent No. 10,402,638(下稱'638專利)的遠端存入支票技術,主要爭議部分為請求項20項,該請求項描述一利用行動裝置存入支票的系統,系統特點包括:
- 客戶身分驗證:使用代表客戶指紋的數據來驗證客戶身份。
- 一個客戶的手持移動設備,包含一個下載的應用程式(App),該App與一家銀行相關聯,並使設備執行以下步驟:
- 指導客戶拍攝支票的照片;
- 利用客戶手持行動裝置的顯示器協助拍攝支票照片;
- 協助客戶調整拍攝支票照片的方向;
- 透過無線網絡,從該客戶手持移動設備傳輸該照片的副本,並提交支票以進行移動支票存款。
- 一個銀行電腦系統:被編碼用以更新帳戶餘額,以反映客戶透過手持移動設備提交的支票金額。
- 錯誤檢查:系統在客戶手持移動設備執行提交前檢查錯誤。
- 光學字元辨識(OCR):在支票照片執行OCR後,系統確認移動支票存款可繼續進行。
(二) USAA據'638專利對PNC銀行(PNC Bank N.A.)在德州東區聯邦地區法院提起侵權訴訟,指稱後者的移動銀行應用程式直接或間接(誘導侵權或共同侵權)侵害其專利權,特別是前述專利技術設及的支票圖像處理和存款流程部分。PNC提出反訴,質疑專利的有效性,主張該專利涉及的技術屬於「抽象概念(abstract idea)」,根據美國專利法第101條(35 U.S.C. § 101)不具「可專利性(patent eligibility)」。地院仍認定專利有效,並依原告聲請以即決判決認定侵權。PNC上訴至CAFC。
三、美國專利適格性檢驗標準-Alice 兩步驟測試法
(一) 美國專利法第101條(35 U.S.C. § 101)規定,「任何人發明或發現任何新且有用的方法(process)、機器(machine)、製造品(manufacture)或組合物(composition of matter),或其任何新且有用的改良,皆得依本法所定條件與要求獲得專利。」專利申請資格的界定原來較為寬鬆,但隨著軟體和分子生物學等新興技術的發展,傳統的專利的申請界限受到挑戰。美國最高法院於2014年在 Alice Corp. v. CLS Bank International 案中確立了專利資格的兩步驟測試法(有稱為 Alice/Mayo 測試法,或單獨稱為Alice測試法),整合並細化之前 Mayo v. Prometheus 案中的判斷標準,以判定專利是否具有申請之適格性。Alice測試旨在防止對「抽象概念、自然法則或自然現象」的過度專利保護,以免阻礙創新。兩步驟測試流程如後:
第一步:判斷申請是否屬於「抽象概念」等判例法所定例外情形
- 首先確認專利申請是否屬於四種法定發明類別之一(方法、機器、製造物或組合物)。
- 接著判斷該申請是否為「抽象概念、自然法則或自然現象」之司法例外情形。如果不是,則該申請符合專利資格,分析結束。如果是,則進入第二步評估。
第二步:評估申請是否包含顯著超出例外的「創新概念」
- 檢視申請的各項元素(單獨及組合)是否加入了「顯著超出」抽象概念等司法例外的內容,即具體的技術改進或「創新概念/元素」,才能取得專利保護。
(二) CAFC應用Alice測試法審查本案軟體專利
1. 第一步驟部分:
(1) CAFC認為,'638專利請求項提及「讓客戶用手持行動設備掃描支票進行遠端存款」的步驟包括:指示客戶拍攝支票照片、利用無線網路傳送照片副本,以及系統檢查錯誤等,這些步驟都只是一般用途裝置常見的例行執行程序,且該請求項項所涵蓋的數據收集與分析步驟,實際上是傳統銀行和支票存款者本來即會進行的基本金融服務流程,如審核支票、識別相關資料、檢查錯誤及儲存資料。
(2) USAA 主張「在消費者裝置上存入支票需要開發並非顯而易見的演算法」,但CAFC不採納此項論點,強調法院審查專利資格時是聚焦於請求項,而非說明書細節,詳細的說明書不會把請求項中抽象概念的論述轉變為具備可專利性的系統或方法。由於'638專利請求項20項未具體描述演算法,且說明書及請求項均未清楚說明系統配置方式,僅提出「改善支票存入流程的概念」,法院認定此一主張內容僅屬抽象概念。
2. 第二步驟部分:
(1) 地院未處理此步驟,認為'638專利請求項並非第一步驟所述的「抽象概念」。CAFC進一步審查爭議請求項是否包含足以把「抽象概念」轉化為可受理專利申請的「創新概念」,結果認為:僅僅是以電腦為媒介實施常見的社會活動,不足以構成Alice 測試法第二步驟的「創新概念」。
(2) USAA主張從請求項整體觀之(考量各項特徵的有序組合)即含有創新概念,因為其解決了使用通用行動裝置無法準確偵測及擷取支票數位影像資訊的技術問題。CAFC不予認同,認為影像擷取、OCR光學字元辨識及資料處理步驟技術,均是眾所周知且慣用的操作。
3. CAFC最終認定爭議的遠端系統存入支票申請案,缺乏技術上的創新突破,僅是將傳統支票存入流程以通用技術手段實現,不具可專利性,進而推翻地院判決。
四、臺灣雖未明文採納美國Alice的兩步驟測試法,但現行「電腦軟體相關發明審查基準」透過具體判斷步驟,檢視申請是否超越抽象概念或常規技術實施,要求申請內容必須有實質技術效果或技術改進,才能通過專利適格性審查。因此,臺灣審查基準的判斷標準與美國前述判決中對「創新概念」的要求,在審查精神上相呼應。
<資料來源:聖島國際專利商標聯合事務所。https://www.saint-island.com.tw/Tw/News/News_Info.aspx?IT=News_1&CID=266&ID=133235>