:::

日本核發首件SEP相關禁制令(Pantech v. Google)

一、2025年6月23日東京地方法院在Pantech與Google間的無線通訊標準必要專利(SEP)爭議案核發日本首件臨時禁制令,禁止Google Pixel 7智慧型手機在日本市場銷售。該型號手機已經停售,裁判對個案當事者的影響不大,業界更關注的是本裁判翻轉日本法界慣例的指標性意義。

二、Pantech和Google的智慧型手機標準必要技術爭議案1

(一) Pantech享有與4G無線通訊技術相關的第6401224號日本專利,已向LTE標準制定組織為FRAND聲明並納入標準必要專利(SEP)。

(二) Pantech於2023年間向東京地方法院對Google聲請核發臨時禁制令,主張後者在日本銷售的Pixel 7手機技術完全落入前述專利範圍,構成侵權,Pantech已提出詳細的專利資訊及授權方案,然而Google卻藉口簽訂保密協議拖延談判時程,專利權人轉而請求法院裁判禁止Google銷售、轉讓及進口相關產品。

(三) 法院認定Google拒絕依誠信原則進行授權談判而准予核發臨時禁制令:

Google在談判中拖延提出基於產品銷售收入計算的合理授權費率方案,也不願公開關鍵銷售數據,使法院認定被告無意在其主持的和解談判中進行誠意協商,Pantech聲請核發臨時禁制令並未構成權利濫用,准依其聲請對Google Pixel 7手機的銷售核發臨時禁制令。Pantech在繳納1千萬日幣之擔保金後可執行禁制令,Google可在30日內提出上訴。

(四) 以往日本法院通常不會對SEP侵權爭議案核發臨時禁制令

1. 以往日本最知名的爭議案為蘋果公司(Apple)與三星公司(Samsung)之間系列訴訟

三星據其持有的3GPP相關SEP,先聲請法院對蘋果核發臨時禁制令,禁止後者在日本製造、販賣及進口I-Phone 4S系列手機產品。蘋果公司隨後主動向法院提起訴訟,主張三星公司未善意履行其對標準制定組織所為的FRAND授權承諾,請求法院確認三星聲請核發臨時禁制令,構成權利濫用,亦不得對其請求專利侵權損害賠償。日本知識產權高等法院於2014年5月16日裁判2,認定超過FRAND授權條件之範圍外請求的損害賠償構成權利濫用,並於同日另以裁判認定,對於有意願依FRAND條件取得授權之實施者,不應允許專利權人依其SEP行使排除侵害請求權。

2. 前述裁判多年以來影響日本司法界,一般認為法院對SEP持有者聲請核發臨時禁制令採取較嚴格的審查態度:

日本法院以往對於SEP持有者向標準制定組織提出的FRAND聲明,與歐洲法院雖有不同的解讀,不認為是利益第三人契約,但另外依據日本民法的誠信原則(善意原則)認定SEP持有者有義務與實施人進行誠實且善意的授權談判。若專利權人未履行此義務,其行使禁制令的行為可能被視為權利濫用,從而限制禁制令的核發,因此在日本,法院准依SEP持有者聲請核發臨時禁制令的情形極為罕見。

三、本件裁判的影響

(一) 本件裁判打破以往SEP案件在日本司法難以取得臨時禁制令的慣例,業界認為裁判見解與歐洲法院近期就SEP相關禁制令之裁判趨勢相符,強調FRAND談判過程中積極表達授權善意之重要性。例如:

1. UPC曼海姆地區分庭2024年在Panasonic v. OPPO ,強調談判的「誠意」和「資訊透明度」,認為SEP的實施者OPPO在談判中延遲對授權要約表達意見之時程、且仍未提供其產品銷售的充分資訊,顯示其無意願根據FRAND原則協商授權事宜,因此核准專利權人Panasonic聲請之禁制令。

2. 德國聯邦最高法院於2020年在Sisvel v. Haier 中,也強調SEP被授權人必須積極參與FRAND談判。若被授權人採取拖延策略或拒絕合理提議,SEP 持有者可尋求禁制令而不違反競爭法。法院在該案認定被授權人Haier並未展現談判誠意,因此支持專利權人Sisvel的禁制令請求。

(二) 東京地院打破慣例的裁判可能促使未來更多SEP持有者就亞洲的授權糾紛案樂於選擇在日本法院積極維權。另一方面,亞洲許多國家屬於智慧型手機等4G或5G相關技術的實施者,若從SEP實施者之角度觀察,本裁判則對應顯示有需強化在授權談判中相關資訊的透明度和善意表態願進行授權談判的措施,以緩和禁制令之施加造成供應鏈可能中斷的風險。
 

◎ 相關報導

 日本特許廳發布「標準必要專利授權談判指南」二版反映國際趨勢

 日本經濟產業省發布「關於標準必要專利授權的誠信交涉指南」

 UPC首件SEPs禁制令與FRAND抗辯裁決(Panasonic v. OPPO)

 德國聯邦最高法院對FRAND原則適用之最新見解( Sisvel v. Haier)


 


1 東京地方法院案號:2023 (Wa) No.70501。本文截稿時法院尚未公告裁判全文,謹先據近期相關新聞報導主要裁判結果。

2 平成25年(ネ)第10043号(知財高裁)判決,全文刊載於: https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/file/H25ne10043_zen1.pdf 

 

<資料來源:聖島國際專利商標聯合事務所。https://www.saint-island.com.tw/Tw/News/News_Info.aspx?IT=News_1&CID=266&ID=133251>